文/集佳知識產權代理有限公司 秦麗麗

　　在傳統的商標侵權或者正向混淆中，在后商標使用人復制、模仿、抄襲在先商標權利人知名度較高的商標，容易造成混淆的，會受到法律的規(guī)制。反向混淆與正向混淆不同，是指知名度較高的商品使用知名度較低商品在先注冊的商標，使消費者誤認為在先注冊商標的產品來源于在后商標使用人。侵權人無意攀附在先商標的知名度，無意從在先商標所有人的商譽中獲得利益，而是通過大量的廣告宣傳，擠占了在先商標注冊人發(fā)展期商標的空間。

　　反向混淆理論是在1974年美國第十巡回法院在Big O Tire Dealers, Inc.與Goodyear Tire & Rubber Co.商標糾紛案中首次成型使用。原告Big O公司是一個輪胎制造商，向美國14個州的200個輪胎零售商銷售自己的商品，其在先在輪胎商品上使用“BIG FOOT”商標，獲得了普通法權利（common law rights）。后向美國專利商標局（USPTO）提交了申請注冊，獲得全國范圍內的商標權。同年，Goodyear公司向美國專利商標局（USPTO）申請注冊了“Bigfoot”商標，但商品使用范圍僅限于雪地車輪胎。Goodyear輪胎公司的代表人曾與Big O公司代表人進行談判，希望以出具一定資金的方式獲得Big O公司準許其在輪胎上使用“Bigfoot”商標的權利，遭到了Big O公司的明確拒絕。Goodyear公司繼續(xù)將“Bigfoot”商標使用在其生產的新輪胎上，并花費上千萬美元的廣告投入大規(guī)模地宣傳推廣，Goodyear公司的廣告花費大約是Big O公司整體價值的50倍。盡管原告及其經銷商明確的表示反對，但被告仍繼續(xù)其宣傳推廣活動。隨后，原告將被告訴至地方法院，利用證人出庭等方式證明消費者在看到Goodyear公司的廣告后，誤以為Big O公司出產的“BIG FOOT“輪胎來源于Goodyear公司。美國聯邦第十巡回法院認為在科羅拉多州商標法的框架下，反向混淆同樣是可訴之行為1。美國聯邦第十巡回法院維持了原審法院的判決，認為：即使缺乏證據證明被告存在意圖不公正的利用原告商譽，被告仍應承擔侵權責任。上訴法院引證地方法院的判決：若接受被告的觀點，將導致以下邏輯結果：當知名度較高的大公司從競爭者那里掠奪一個商標并利用其經濟力量大規(guī)模鋪展廣告時，可以免除其不正當競爭和商標侵權的責任。因此，上訴法院認為反向混淆侵權行為亦應禁止。自此，美國法院首次在商標案件中認可并采用反向混淆原則。

　　我國商標法中雖然沒有關于反向混淆的明確規(guī)定，但各地法院在審理商標侵權案件中，會利用反向混淆原理審理案件。如在“藍色風暴”案中，藍野酒業(yè)公司是“藍色風暴”商標的注冊人。終審法院認為，“百事可樂公司通過一系列的宣傳促銷活動，已經使‘藍色風暴’商標具有很強的顯著性，形成了良好的市場聲譽，當藍野酒業(yè)公司在自己的產品上使用自己合法注冊的‘藍色風暴’商標時，消費者往往會將其與百事可樂公司產生聯系，誤認為藍野酒業(yè)公司生產的‘藍色風暴’產品與百事可樂公司有關，使藍野酒業(yè)公司與其注冊的‘藍色風暴’商標的聯系被割裂，‘藍色風暴’注冊商標將失去其基本的識別功能，藍野酒業(yè)公司寄予‘藍色風暴’商標謀求市場聲譽，拓展企業(yè)發(fā)展空間，塑造良好企業(yè)品牌的價值將受到抑制，其受到的利益損失是明顯的”2，進而判令百事可樂公司構成商標侵權。

　　反向混淆的危害

　　如果使用正向混淆的理論解釋反向混淆的危害，很難與通常意義上的混淆概念相符合。如“新百倫”案中，新百倫公司辯稱，新平衡公司的高知名度商品無需仿冒周樂倫低知名度商品。但是反向混淆的受害者仍然聲稱其受到在后商標使用人的侵害。

　　反向混淆危害之一是使在先商標權利人與其注冊商標的聯系被割裂，在先商標權利人謀求市場聲譽，拓展企業(yè)發(fā)展空間，塑造良好企業(yè)品牌的價值將受到抑制。在極端情況下，消費者會認為在先權利人所提供的產品未經授權，構成了對在后商標使用人的侵權。同樣，當消費者意識到其購買的產品來源于知名度較低的在先商標權利人而非知名度較高的在后商標使用人時，會產生失望的情緒。如在“新百倫”案中，周樂倫辯稱，“新百倫標識的大量使用和宣傳，使其與新百倫公司的特定商品產生聯系，使得消費者誤以為該被訴侵權標識就是新百倫公司的商標，從而非法阻止了注冊商標權人周樂倫在核定使用的商品上使用自己注冊商標的權利，致使周樂倫在其制造、銷售的鞋類產品上使用其‘百倫’、‘新百倫’注冊商標時，相關公眾會產生關于周樂倫使用的商標是假冒新百倫公司的商標，周樂倫攀附了新百倫公司的商譽，侵害了新百倫公司的商標權等錯誤認識。如周樂倫在天貓網站申請開設網店時，得到的回復是其提交的品牌‘Bolune百倫’品牌與‘NewBalance新百倫’品牌相似，為避免消費者混淆，‘Bolune百倫’品牌不在天貓選擇合作范圍內”3。因此，就消費者所經歷的失望而言，反向混淆理論使得消費者對于商業(yè)能力弱小的在先商標權利人的被排斥之處境產生由衷的認同感，不可否認，反向混淆傷害了在先商標權利人的生存能力。

　　反向混淆的另一個危害是使在先商標權利人失去了對其商標的控制權。正如“dreamwerks”與“DreamWorks”商標糾紛案中原告“dreamwerks”所辯稱，不論原告從夢工場（DreamWorks）手中得到了多少商譽，如果夢工場（DreamWorks）因重大失誤在公眾中的聲譽損毀，原告（dreamwerks）的聲譽也會被拉下水。如果法院拒絕制止在后商標使用人大肆使用其商標，在先商標權利人的命運將任由商業(yè)勢力大的在后商標使用人擺布。

　　反向混淆的特點

　　反向混淆案件的特點之一是侵權人因其產品銷售利潤較高導致賠償金額非常高。在“藍色風暴”商標侵權案件中，二審法院認定百事可樂公司生產、銷售“藍色風暴”產品，確實帶來了巨大的利潤，綜合考慮百事可樂公司的市場聲譽、營銷能力、生產銷售時間、銷售范圍、2005年企業(yè)整體利潤及藍野酒業(yè)公司注冊、使用商標及維權費用等因素，被判令百事可樂公司賠償藍野酒業(yè)公司經濟損失人民幣300萬元。在“新百倫”案件中，一審法院以新百倫公司被訴侵權期間銷售獲利總額的二分之一作為計算賠償損失的數額，判令新百倫公司賠償周樂倫共計人民幣9800萬元。經過上訴，二審法院查明原審法院忽略了被訴侵權行為與侵權人產品總體利潤之間的直接因果關系，改判新百倫公司賠償周樂倫經濟損失及合理支出共計500萬元。初步統計顯示，反向混淆案件中，法院常以被告獲利的百分之十至百分之三十作為賠償金額。

　　反向混淆案件的另一個特點是原告風險較小。反向混淆案件的賠償特點決定了原告提起反向混淆案件的期待在于獲取較高金額的經濟賠償。保守地講，以被告是一家中型公司為例，基于反向混淆案件賠償的計算方法，原告所期待的經濟賠償均是三百萬元以上的。然而原告的平均的維權支出大概在五六十萬元人民幣左右。可以說，原告僅僅需要高于百分之二十以上的成功率就會傾向于提起訴訟。

　　反向混淆侵權案件的考量因素

　　正因為反向混淆侵權案件的上述特點，應用反向混淆制度的幾個典型案件備受熱議。批評者們認為，商標不僅是財產權，還需要接受市場和消費者的檢驗。只有經過使用，投入物力、財力、人力，產品、服務的質量等方面形成的優(yōu)良聲譽附加到商標中，商標的價值才開始存在。商標只有經過公眾消費者的認知，才能發(fā)揮其指示商品和服務來源的作用，商標案件中不僅要考慮商標權利人的權益，還要考慮消費者的利益。在我國商標注冊取得制度下，部分企業(yè)不發(fā)展自己的道路，搶注他人商標后提起反向混淆訴訟，這使得人們產生一種錯覺，認為反向混淆制度鼓勵和認可了商標搶注行為。如前所述，反向混淆制度的初衷是鼓勵商標創(chuàng)新，保護市場地位低下的商標締造者的勞動成果不受大企業(yè)的掠奪，為中小企業(yè)發(fā)展撐開一把保護傘，提供公平的市場競爭環(huán)境。在紛繁復雜的案件中，為了使反向混淆制度始終不偏離這一初衷，淪為部分小企業(yè)投機的工具，筆者認為，適用反向混淆原則，需要對以下幾方面進行考量：

　　涉案商標的顯著性。

　　因反向混淆訴訟背后存在的競爭性利益，相信會有更多基于弱顯著性的商標提起的反向混淆訴訟。比如NIKE公司使用了“NIKE+FULLBAND”商標在一款可以戴在手腕上的用于測量各種健身數據的電子計數設備。盡管NIKE公司也偶有單獨使用了FUEL商標，但這種單獨使用并不多。原告擁有“FUEL”商標，自1992年以來，銷量不高但很持續(xù)，原告擁有“FUEL-系列”商標。法院認為“FUEL”商標本身顯著性較弱，”NIKE”以及“-BAND”元素的存在降低了混淆的可能性。因此，反向混淆侵權案件中，商標本身的顯著性和可受保護的程度需要予以考慮。

　　在先注冊應是合法、善意的。

　　反向混淆目的有效防止了大企業(yè)惡意搶奪他人商標行為，為努力實現自我發(fā)展的中小企業(yè)伸張正義。然而，如果有的小企業(yè)并不真正發(fā)展自己的品牌，而是違反誠實勞動的原則，搶注他人商標，以反混淆之名，行待價而沽之實，不能認定構成反向混淆。我國《商標法》第七條第一款規(guī)定：“申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。”第十三條第二款規(guī)定：“就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用。”第三十二條規(guī)定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。”誠然商標地域性保護的特點仍然不能打破，但對在先商標權利人是否鉆了商標地域性特點的空子，搶注他人商標，是否具有真實使用商標之意圖應納入反向混淆侵權案件的考量范圍。換言之，在運用反向混淆制度時，在先商標的注冊應當是合法善意的，符合誠實信用原則，而不是對已注冊商標的惡意模仿、翻譯，更不是對他人商標的搶注和竊取。

　　新百倫案既是一起典型的反向混淆商標侵權案，也是一起常見的國外知名商標與國內商標沖突案。如果說1996年8月獲準注冊“百倫”商標，原告基于善意，那么后來在“NEW BALANCE”鞋在中國市場已經有一定知名度的2004年周樂倫申請注冊“新百倫”商標已經不再具有善意。“NEW BALANCE”作為商標，雖然受到地域性限制，但由于早已在中國注冊，如在對方商標申請日前已被主動地、大量地、善意地、已形成穩(wěn)定市場秩序的使用，理應受到相應程度的保護。“NEW BALANCE”對應的譯名，不管是音譯“新百倫”，還是意譯“新平衡”，都指向來自美國的商品提供者，應當受到保護。遺憾的是，法院未對此進行考量。在本案中，原告是具有發(fā)展自己品牌的意圖，還是有著搭便車的嫌疑，是法院應當考慮的要素。但是從判決中可以看出，法院在審理此案時，并未加以分析，實為缺憾。

　　在“功夫熊貓”案中，陜西茂志娛樂有限公司與夢工場動畫影片公司、派拉蒙影業(yè)公司、中國電影集團公司、北京華影天映影院管理有限公司侵害商標權糾紛案中，茂志公司擁有在第41類電影制作等服務上的“功夫熊貓”注冊商標專用權，一直從事電影制作工作并打算拍攝名為《功夫熊貓》的動畫片，認為夢工場公司、派拉蒙公司、中影公司、華影天映公司使用“功夫熊貓”作為電影名稱構成商標性使用，進而構成“反向混淆”。夢工場答辯，夢工場公司制作的《功夫熊貓》電影在茂志公司注冊商標前就已經在中國地區(qū)供應，并將“dreamworks”標識顯著地使用于其電影、電影海報及其他宣傳材料中，用以指示服務來源，《功夫熊貓2》是對《功夫熊貓》電影的延續(xù)，且該“功夫熊貓”表示的是該電影的名稱，用以概括說明電影內容的表達主題，屬于描述性使用，不構成商標意義上的使用，一二審和再審法院查明上述事實，沒有支持茂志公司的請求。盡管從結果上看，法院采納了被告的答辯意見，但是實質上本案的關鍵在于，夢工場公司制作的《功夫熊貓》電影在茂志公司注冊商標前就已經在中國地區(qū)供應。

　　在金阿歡與江蘇省廣播電視總臺等侵害商標糾紛案中，2009年2月16日，原告金阿歡向國家商標局申請“非誠勿擾”商標。2010年9月7日，原告獲得第7199523號“非誠勿擾”商標注冊證，有效期自2010年9月7日至2020年9月6日，核定服務項目為第45類，包括“交友服務、婚姻介紹所”等。然而實際上在2008年，馮小剛執(zhí)導，華誼兄弟出品的電影《非誠勿擾》在賀歲檔大火。江蘇衛(wèi)視獲華誼兄弟授權，以“非誠勿擾”為名，開辦了相親節(jié)目，并于2010年1月首播，成為家喻戶曉的電視節(jié)目。2012年開始原告以江蘇衛(wèi)視《非誠勿擾》欄目商標侵權為由，多次提起訴訟，2015年深圳市中級人民法院認定江蘇省廣播電視總臺存在反向混淆侵權行為。然而本案中，從證據中可以看出，金阿歡注冊和使用的“非誠勿擾”在設計上與華誼兄弟的商標完全一致，其商標注冊本身具有復制和模仿他人標識的性質。另外，筆者認為“非誠勿擾”四個字使用在征婚和相親服務上，顯著性較弱。然而終審法院在論述反向混淆原則的適用時，沒有對這兩點進行考量，不能不說是有所缺憾的。

　　綜上，在先商標注冊應是合法、善意的。搶注他人商標、復制、模仿、翻譯他人在先使用的商標而獲得的注冊不應受到反向混淆制度的保護。

　　第三、反向混淆侵權案件損害賠償額的計算標準。 商標侵權行為的歸則原則是無過錯責任，認定是否構成商標侵權通常不考慮行為人的主觀狀態(tài)，只要構成了法律規(guī)定的侵權注冊商標專用權的行為，就應當承擔相應的法律責任。但行為人的主觀狀態(tài)對其合理確定責任承擔方式具有重要意義。

　　在反向混淆的情形當中，在后使用人并不具有利用在先使用人商譽的意圖，也沒有利用其商譽的必要，主觀過錯的內容體現在以下兩個方面：

　　一是故意，即在后使用人通過商標檢索或其他方式，明知在先使用人使用某商標并享有商標權，仍然使用與之相同或近似的商標，意圖將其據為己有從而為自身的經營活動服務，例如前述“Big O與Goodyear”案。

　　二是過失，即在后使用人雖未明知在先商標的存在，但事先并未盡到必要的商標檢索或查詢義務，在未確定是否有在先權利人的前提下即開始使用商標。由于商標注冊信息是面向社會公開的，為避免損害他人合法權益，尤其是注冊商標權利人權益，未注冊商標使用人在選用標識時必須履行必要的注意義務，盡合理審慎之注意。這種注意義務要求在后商標人應該進行必要的商標檢索，避免侵犯他人既存的商標權利。如果侵權人事先未進行在先商標檢索，但在接到權利人侵權通知后，拒不停止侵權，其主觀狀態(tài)就由過失變?yōu)楣室狻Ｐ袨槿酥饔^惡意的存在對于確定應否對在先商標權利人進行賠償以及賠償數額的問題有著重要意義。

　　在美國，侵權故意是反向混淆損害賠償的構成要件。如果不以此為構成要件，在先商標使用人（美國法律上的“COMMON LAW RIGHTS”“普通法權利”）動輒提起反向混淆訴訟獲得巨額賠償，會使無過錯的侵權人處于不利地位，違背公平原則，最終導致反向混淆濫用4。

　　美國Sand, Taylor & Wood Co.,與Quaker Oats Co.商標糾紛案件是反向混淆案件關于賠償金額的教科書案例。在該案中，巡回法院認定，“在缺乏善意的使用中，合理的商標許可使用費既精確地反映出侵權人的不當獲利，也反映出在先商標權利人被侵犯的權益”5。在美國的反向混淆案件中，法院常常以商標許可使用費（加小部分罰則）作為賠償標準。

　　由于反向混淆割裂了商標與權利人的品源指示關系，在侵權訴訟中，權利人需要付出努力去糾正這種錯誤的品源關系。除了商標許可使用費作為賠償依據之外，美國的法院還采用判令被告賠償權利人發(fā)布糾正聲明之費用（corrective advertising expenses）的方式確定賠償金額，這種糾正聲明的費用可以是實際混淆發(fā)生后原告所花費的糾正聲明的費用，也可以包括將來的聲明開支。將來的聲明支出可以按照被告推廣侵權產品或服務的廣告開支的一定比例來計算。在BIGFOOT一案，GOODYEAR公司不顧BIG O公司拒絕商標許可的請求，仍然大肆宣傳“BIGFOOT”輪胎，上訴法院以在先商標使用人對抗該廣告行動所需的金額來計算損害賠償。考慮到原告BIG O在全美28%的州有經營網點，并且聯邦交易委員會通常要求投放誤導廣告者將25%的廣告預算用于投放糾正聲明，因此按照侵權人的廣告費用的25%作為計算糾正聲明的賠償金額。

　　上述反向混淆侵權案件的賠償金額之確定原則亦符合我國民法上侵權賠償的填平原則，平衡了權利人與侵權人在反向混淆中的利益，具有借鑒意義。

　　第四、以調解方式結案為優(yōu)選。

　　美國的許多學者推崇將經濟學上的科斯定理(Coase theorem)6運用到反向混淆案件的糾紛處理中。科斯定理認為在某些條件下，經濟的外部性或曰非效率可以通過當事人的談判而得到糾正，從而達到社會效益最大化。

　　在談判非常普遍的當今社會，反向混淆的問題實際上可以在法庭之外得以解決。從以往的經驗來看，大企業(yè)往往愿意為商標支付大量金錢對價。蘋果公司與深圳唯冠公司iPad商標權屬糾紛案中，最終以蘋果支付6000萬美元，折合人民幣4億元，解決了IPAD商標糾紛。北京現代汽車公司支付4000萬元從浙江現代集團購買了第12類“現代”注冊商標。

　　一般來講，擁有在先商標的小公司往往缺乏發(fā)展其商標的資金，如果在后商標權利人愿意出資購買在先商標權利人的商標，這種交換方式變得就非常有價值。自愿的交易重新配置了資源，滿足了雙方的需求。科斯定理認為雙方可以通過理性地談判使各自的利益最大化，達到了公平和效率之間的最佳平衡。

　　多數新公司都是小規(guī)模起步的，其成長具有無限的想象空間。因此，商標局不可能在授予商標專用權時預知該商標在將來的使用程度。商標在獲準注冊之時，即獲得了商標權資源的分配。雙方商標轉讓費可以參照商標的許可費用或者侵權訴訟答辯法律服務費用為基點進行談判。反向混淆保護制度會迫使在后商標使用人與在先商標權利人進行談判，兼顧效率和公平的商標權利轉讓能使反向混淆的雙方以及消費公眾各自的利益最大化。

　　結論

　　反向混淆侵權案件的審理，應當秉承正當競爭原則，尊重商標制度的價值。商標的注冊取得給予市場上所有經營主體以平等的競爭機會，企業(yè)可以通過自身的誠實勞動、合法經營積累商譽并發(fā)展壯大。商標保護的作用是保護企業(yè)的勞動成果不被競爭者模仿和竊取。反向混淆僅僅是一種特殊形式的商標權保護方式，為所有的商標創(chuàng)造者提供了公平的保護，無需考慮其公司的規(guī)模和經濟實力，進而起到了鼓勵企業(yè)自行創(chuàng)造商標的作用。但是這種創(chuàng)造必須是自食其力的勞動結果，不能是對他人商標的復制、模仿和翻譯之搶注。反向混淆的成立不以侵權人的侵權故意為要件，而損害賠償以侵權故意為要件，這樣平衡了權利人與侵權人在反向混淆中的利益。前者是為了保護商業(yè)能力弱小的商標權利人，不被規(guī)模大、商業(yè)勢力大的侵權人利用經營優(yōu)勢任意掠奪其商標；后者則是為了避免權利人動輒提起反向混淆訴訟從而獲得巨額賠償，導致反向混淆濫用。在反向混淆侵權案件糾紛處理中，建議爭議雙方通過談判解決爭端，最好的狀態(tài)是在先商標權利人能夠將商標轉讓給在后商標使用人，在后商標使用人給予其經濟補償，這樣各方的利益，包括不特定多數公眾的利益均獲得一定程度的保護。

　　商標管理作為企業(yè)財務管理的一部分，企業(yè)應在不同商標形態(tài)管理的過程中不斷吸取其他企業(yè)管理的經驗，也需要在優(yōu)秀的代理機構幫助下，使企業(yè)的知識產權管理水平不斷提升，從而通過知識產權為企業(yè)獲得更大的經濟利益。

　　注釋：
　　1.Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977). 當時的適用法律是科羅拉多州法律，因為BIG O公司當時僅僅具有普通法權利（Common Law Rights）。
　　2.詳見浙江省高級人民法院（2007）浙民三終字第74號《民事判決書》。
　　3.詳見廣東省高級人民法院(2015)粵高法民三終字第444號《民事判決書》。
　　4.《淺析商標反向混淆的損害賠償 ——以New Balance巨額賠償案為切入點》，劉迪，華東政法大學，原載于中國工商報。
　　5.Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 963 (7th Cir. 1992)。
　　6.科斯定理(Coase theorem)由羅納德?科斯（Ronald Coase）提出的。科斯本人從未將定理寫成文字，而其他人如果試圖將科斯定理寫成文字，則無法避免表達偏差。關于科斯定理，比較流行的說法是：只要財產權是明確的，并且交易成本為零或者很小，那么，無論在開始時將財產權賦予誰，市場均衡的最終結果都是有效率的，實現資源配置的帕雷托最優(yōu)。