文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司　王寶筠 

　　關鍵詞：修改 超范圍 特征

　　在修改超范圍的判斷過程中，存在一個特殊的情形，即，在修改的過程中，僅僅將申請文件某一實施例中的某一特征作為修改的內(nèi)容來進行修改，而在該修改過程中，并沒有將該實施例中其它的特征也一并修改到權利要求中。對于這樣的修改是否超范圍，存在不同結論。筆者擬針對這一情況，進行相應的分析，并得出自身的觀點。

　　一、什么是要素省略的修改

　　為了將修改中的要素省略的情形介紹的更加清楚，筆者舉一具體案例對此情況加以描述。

　　該案例請求保護一種杯子，說明書公開了一具體實施例，在該實施例中，描述杯子包括本體，還包括：

　　（1）杯子把，位于本體的一側；

　　（2）杯子蓋，用于與本體的開口配合；

　　（3）一對磁鐵，對稱安裝在本體的空腔內(nèi)；

　　（4）電加熱器，安裝在本體空腔的下部，用隔層分開。

　　其中，磁鐵起到磁化的作用，使得杯子具有磁化效果，也就是我們通常所說的磁化杯，而電加熱器的作用則在于使得杯子具有加熱的功能。

　　該案例僅為一假設的案例，放到此處也僅在于討論修改超范圍的問題，至于新穎性、創(chuàng)造性的問題則是我們討論過程中所不涉及的。

　　假設在該案的原始申請文件中，獨立權利要求1為一種杯子，上述（1）、（2）、（3）、（4）四個方面的特征均未作為限定體現(xiàn)在權利要求1中。那么，代理人在進行修改時，如果將上述（1）、（2）、（3）、（4）四個特征中的任意一個或多個添加到獨權中，從而構成新的獨立權利要求，這樣的修改是否超范圍呢？

　　如果是將4個特征全部添加到獨立權利要求中，由于在申請文件中已經(jīng)有該4個特征均存在的實施例，這樣的修改毫無疑問是不超范圍的。但爭議的重點在于，如果是只從其中挑選部分特征添加到獨權中，這樣的修改是否超范圍。

　　二、各方觀點：

　　對于該案修改是否超范圍存在以下不同觀點：

　　1、觀點一：

　　該觀點認為，在原始申請文件中，僅僅記載了4個限定特征均存在的實施例，盡管本領域技術人員能夠明確這4個限定特征之間并無關聯(lián)，但是，根據(jù)該實施例的記載，所能確定出的實施例包括通過一個特征、兩個特征、三個特征或者四個特征所限定的杯子，在這些眾多的方案中，本領域技術人員需要加以選擇才能得到某個特征所限定的杯子，因此，本領域技術人員無法做到根據(jù)說明書的記載唯一的確定某一特定特征所限定的杯子，故將杯子修改為某一特定特征所限定的杯子是超范圍的。

　　2、觀點二：

　　該觀點和觀點一存在部分相同之處，但所得出的結論與觀點一不同。

　　該觀點同樣認為本領域技術人員能夠明確上述4個限定的特征之間是并無關聯(lián)的。但是，該觀點認為，正是基于這些特征之間不具有關聯(lián)性，因此，這些特征完全可以獨立或組合存在，這點是本領域技術人員能夠唯一確定的。基于此，申請文件中雖然僅僅記載了4個限定特征均存在的實施例，但其實實質(zhì)上是記載了以一個特征、兩個特征或三個特征所限定的多個實施例，而修改后的內(nèi)容又是這多個實施例中的一個，因此，在原始申請文件已經(jīng)記載了相應修改內(nèi)容的情況下，這樣的修改是不超范圍的。

　　上述兩個觀點似乎都有道理，但筆者都不同意。

　　3、筆者對于上述兩個觀點的分析：

　　（1）對于觀點二

　　A、對于觀點二來說，筆者認為該觀點是將“唯一性”用錯了地方。

　　在該觀點中，認同原始申請文件中并沒有文字記載某一特定特征限定的杯子這一事實，且也利用唯一性去進行判斷。但在利用唯一性的過程中，其得出的結論是本領域技術人員可以唯一確定4個特征間并無關聯(lián)。這一唯一性結論本身是對的，但是并不是修改超范圍判斷過程中所需要的唯一性結論。

　　那么，在修改超范圍判斷過程中，何處需要利用唯一性的判斷結論呢？

　　我們都知道，在修改超范圍的判斷過程中，如果發(fā)現(xiàn)原始申請文件中沒有修改的內(nèi)容所對應的文字記載，那么需要通過唯一性判斷來確定修改是否超范圍。這只是一個籠統(tǒng)的說法，具體而言，我們到底要確定從哪里到哪里的唯一呢？其實說到這就很簡單了，在修改超范圍的判斷過程中，我們所要判斷的是從原始文字記載的內(nèi)容到修改的內(nèi)容之間的唯一，而不是別的唯一。有可能別的唯一也存在、也正確，但是，這種存在和正確對于我們得出修改不超范圍的結論來說并無用處。本案就是如此。盡管本領域技術人員能夠唯一的確定上述四個特征之間并無關聯(lián)，這一唯一性存在且正確，但是，從這一唯一性出發(fā)，我們并不能夠得到從原始申請文件文字記載的內(nèi)容中就能夠唯一的得到修改的內(nèi)容這一結論，相反，倒是會得出從原始申請文件記載的內(nèi)容會確定出多個方案的結論。因此，盡管在確定過程中出現(xiàn)了“唯一”的因素，但該因素并不是從文字記載的內(nèi)容到確定修改的內(nèi)容之間的所需要“唯一”的因素，我們不能因為有“唯一”的因素存在就認為修改不超范圍，這樣的結論是不嚴謹?shù)摹?br />
　　B、觀點二存在自相矛盾之處。

　　持觀點二的人可能對于該觀點還有別的解讀，這種解讀是：

　　原始申請文件中已經(jīng)記載了上述的多個實施例，修改的內(nèi)容并不是通過唯一性標準所確定的內(nèi)容，而是一個已經(jīng)存在于原始申請文件中的內(nèi)容。

　　這里涉及一個何時采用唯一性判斷標準的問題。我們都知道，原始申請文件記載的內(nèi)容包括兩個部分，一是文字記載的內(nèi)容，另一個則是直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。后一個內(nèi)容正是利用唯一性所確定的內(nèi)容。我們可以由此得出，原始申請文件記載的內(nèi)容要么就是文字記載的內(nèi)容，要么就是根據(jù)文字記載所唯一確定的內(nèi)容。而在該案中，我們對于文字記載的內(nèi)容應該有一個確定的認識。

　　從文字記載上我們可以看出，并沒有記載通過4個以下特征所限定的實施例，因此，這些實施例在文字記載上是沒有的，由此就需要通過唯一性來確定。觀點二的上述解讀的錯誤之處在于，在已經(jīng)以原始申請文件中沒有修改的內(nèi)容的作為前提的情況下，采用了確定的方式來確定出相應的內(nèi)容。這一確定的內(nèi)容本應是在文字記載的內(nèi)容之外的，但該觀點卻將其又反過來放到了文字記載的內(nèi)容范疇內(nèi)。也就是說，對于文字記載的內(nèi)容，該觀點前后存在矛盾之處。在該觀點最初認為在文字記載的內(nèi)容中并不包括修改的內(nèi)容，因此進行了結合文字記載來進行確定的過程，但之后卻又將所確定的內(nèi)容作為文字記載的內(nèi)容來判斷修改是否超范圍，以上對于文字記載的內(nèi)容的到底沒有什么、有什么的認識是前后矛盾的。

　　（2）對于觀點一

　　那么，與觀點二得出截然相反結論的觀點一是否就是正確的呢？從直觀上來說，我們就能得知基于觀點一所得出的結論是不盡合理的。

　　如果基于觀點一得出修改超范圍的結論是正確的話，那么，申請人或代理人在撰寫申請文件時，就必須將各個特征分別以單獨的一個實施例的形式加以體現(xiàn)，否則，就會導致修改超范圍的問題。這無疑會極大增加了申請人、代理人的撰寫負擔，進而，也會使得基于當前已經(jīng)提交的申請文件所做的修改，會更多的出現(xiàn)修改超范圍的問題，從而引發(fā)更多的爭議。

　　那么，到底對該案做何種分析，得出什么樣的結論才是較為妥當?shù)哪兀?br />
　　三、筆者觀點：

　　筆者認為，該案的修改并不超范圍，只不過，所依據(jù)的并不是唯一性判斷標準，而是文字記載本身。

　　1、相關法條、規(guī)定及解讀

　　（1）法條及法規(guī)：

　　在具體闡述筆者觀點之前，筆者認為有必要將相應的法條及規(guī)定列于此處，以便作為討論的基礎。

　　《專利法》第三十三條規(guī)定，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。在《審查指南》中，對此進行了操作層面的更細化的規(guī)定，將“原說明書和權利要求書記載的范圍”進一步明確為“包括原說明書和權利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能夠直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”。

　　（2）解讀

　　對上述法條及規(guī)定進行解讀我們會發(fā)現(xiàn)兩點：

　　第一、所謂的修改超范圍與否的判斷對象是“修改的內(nèi)容”，而非別的內(nèi)容。筆者這里需要強調(diào)的是，修改超范圍判斷的對象是“修改”的內(nèi)容而非別的內(nèi)容，所做的判斷是內(nèi)容上的比較而非范圍上的比較。

　　第二、在判斷修改是否超范圍時，只有兩種情況，要么是文字記載本身有該內(nèi)容，要么是沒有該內(nèi)容。如果文字記載本身有該內(nèi)容，那么修改無疑不超范圍，如果沒有該內(nèi)容但可通過唯一性判斷確定出修改的內(nèi)容，那么修改也不超范圍。

　　2、結合上述解讀，筆者得出的觀點

　　在上述解讀的過程中，筆者的觀點其實已經(jīng)體現(xiàn)，現(xiàn)總結如下：

　　對于第一點，筆者強調(diào)了是“修改”的內(nèi)容。這從《專利法》第33條的規(guī)定中可以明確得出。強調(diào)此點的意義在于，我們在判斷修改是否超范圍時，只需關注修改的內(nèi)容即可，而修改的內(nèi)容所在的方案并不是我們所關注、判斷的對象。說的直白一些，就是我們在判斷修改是否超范圍時，只需要關注哪些我們改了的特征，對于這些特征來判斷是否已經(jīng)記載于申請文件中，從而得出修改是否超范圍的結論，這些特征所在的實施例并不是我們進行判斷的單位或對象。

　　在第一點中，筆者還強調(diào)了是進行“內(nèi)容”上的判斷，而非“范圍”上的判斷。從對修改加以限制的立法本意可以看出，對于修改加以限制，就是為了避免申請人通過修改將申請日后的內(nèi)容添加到申請文件中，從而影響后續(xù)他人的申請。從這一點來說，對修改的限制，所限制的是內(nèi)容，而非范圍。而且，判斷雙方一般是同等性質(zhì)的對象，因此，嚴格意義來說，原始申請文件中的比較對象也應是“內(nèi)容”而非“范圍”。這從《審查指南》的規(guī)定中可以得到驗證。《審查指南》中將記載的范圍具體明確為文字記載的內(nèi)容以及確定的內(nèi)容，因此，這里的范圍其實就是內(nèi)容的集合，本質(zhì)上就是內(nèi)容。明確了這一點，我們就能知道在判斷修改是否超范圍時，判斷的對象是特征所體現(xiàn)的內(nèi)容而非一個實施例所對應的范圍。

　　第二點其實就很簡單了。筆者這里只是想強調(diào)的是，如果文字已經(jīng)有記載了，那就無需進一步采用唯一性標準來進行確定了。文字記載本身是最直接、最穩(wěn)妥的修改不超范圍的依據(jù)，是判斷修改是否超范圍時的首選。

　　3、結合筆者觀點所進行的案例分析

　　在強調(diào)了以上內(nèi)容之后，筆者認為再去對上述案例進行分析，就比較簡單了。

　　在該案中，無論是四個特征中的哪個特征，都是在原始申請文件中有文字記載的特征，如果我們能夠明確判斷修改超范圍的對象是內(nèi)容，即特征本身，而非范圍的話，那么，我們就能得出上述特征本身是已經(jīng)記載于原始申請文件中的。另外，我們之前還強調(diào)過，我們在判斷修改是否超范圍時，僅需關注修改的內(nèi)容，因此，從這點出發(fā)我們也可以得出，在修改的內(nèi)容，即，特定限定的四個特征均分別存在于原始申請文件中的情況下，我們無需關注其他特征和修改的特征所組合的方案，只要所修改的特征記載于原始申請文件中即可得出修改不超范圍的結論。

　　針對該修改，估計有人會提出該修改是超范圍的，原因在于修改后的方案在修改之前的記載中并不存在。筆者借之前的分析可以回應的是：

　　我們所關注的是修改的內(nèi)容本身，而不是方案，更不是范圍。盡管修改后的方案沒有記載在原始申請文件中，但是修改的內(nèi)容是在原始申請文件中的。盡管修改后的權利要求的保護范圍在原始申請文件中沒有與之完全對應的實施例，但那是權利要求是否得到說明書支持的問題，而非修改是否超范圍的問題。從修改的角度來說，修改的內(nèi)容已經(jīng)體現(xiàn)在原始申請文件中了，那么該修改就是不超范圍的。

　　從性質(zhì)上來說，筆者認為上述案例所涉及的情形是根據(jù)說明書文字記載所做的修改，并不涉及特征的二次概括的問題，無需借助唯一性來判斷修改是否超范圍。

　　四、進一步的說明

　　1、獨立存在的文字記載的內(nèi)容

　　針對上述觀點，筆者需要特別補充說明的是，上述觀點中強調(diào)了對修改內(nèi)容的把握，但沒有對哪些文字記載的內(nèi)容構成獨立存在的文字記載的內(nèi)容加以展開論述，而作為判斷的依據(jù)，以各個獨立存在的文字記載的內(nèi)容所構成的文字記載內(nèi)容的集合是判斷的重要依據(jù)，因此，筆者在此就獨立存在的文字記載的內(nèi)容所應滿足的條件加以分析。

　　2、討論獨立存在的文字記載的內(nèi)容的必要性

　　我們?yōu)槭裁匆懻撨@個問題呢，還以之前的案例進行說明。

　　對于該案，我們明確了可以將杯把、被蓋、加熱器、磁鐵這四方面特征中的任意一個添加到權利要求中，并得出這樣的修改不超范圍的結論。但是，在添加加熱器的過程中，加熱器本身也存在兩個限定，一個是限定加熱器位于空腔的下部，另一個則是限定了采用隔層分開。

　　如果認為修改時可以將這兩個限定中的一個省略掉，那么進一步的問題則是是否可以將這些限定本身也都省略掉，即在修改權利要求時只是在權利要求中提及具有電加熱器這一特征，而不限定位置和隔熱層。這就帶來的進一步的問題，這樣的修改實質(zhì)上是結合下位的描述進行了二次概括，而二次概括所得到的內(nèi)容，又是在原始申請文件中沒有記載的，畢竟，原始申請文件中所記載的是安裝位置特定、具有隔熱層的加熱器，而非一個電加熱器本身。如果允許這樣的修改，就會帶來以下的不公平：有可能申請人原先的最上位的權利要求是無法獲得授權的，此時，申請人可能獲得授權的內(nèi)容本應是那些下位的內(nèi)容，但由于進行了二次概括，有可能最終獲得了一個中位的內(nèi)容，從而使得申請人實際獲得了比本應獲得范圍更大的保護范圍，申請人獲利的增大，導致了公眾利益的減少，從而影響到了公眾的利益。

　　如果認為在修改時需要將上述兩個限定都添加到權利要求中，也會出現(xiàn)進一步的問題。我們可以進行相應的類比。在本案中，加熱器是作為杯子的一組成部分存在的，在添加該組成部分時，如果需要將該組成部分的各個限定均添加到權利要求中的話，那么，我們假設當前要保護的是一個包括杯子在內(nèi)的茶具系統(tǒng)，杯子在該系統(tǒng)中是作為組成部分存在的。在對該系統(tǒng)的權利要求進行修改時，按照對組成部分的修改就需要將該組成部分的各個限定均添加進去的結論，那我們也就需要將對杯子的各個限定也都添加到該權利要求中。而這又是和我們之前所得出的，在對杯子進行修改時，可以僅僅添加某一方面特征的限定的結論是相悖的。由此，這一結論也存在問題。

　　其實上述兩個觀點中，不論是未省略限定的內(nèi)容，還是省略部分限定或所有限定的內(nèi)容，其實都是在原始申請文件的字面上有記載的內(nèi)容，但這樣的內(nèi)容很有可能是人為劃分出的內(nèi)容，不一定是能夠獨立存在的文字記載的內(nèi)容。而只有獨立存在的文字記載的內(nèi)容才能作為修改的依據(jù)，因此，筆者認為有必要搞清楚到底在滿足何種條件下，文字記載內(nèi)容才能是一個獨立存在的文字記載的內(nèi)容。

　　3、獨立存在的文字記載的內(nèi)容所應滿足的條件

　　筆者研究之后認為，分析一個文字記載的內(nèi)容是否是獨立存在的，應當從以下幾方面的關聯(lián)關系出發(fā)加以分析：

　　第一種關系是不同限定內(nèi)容間的關聯(lián)關系；

　　第二種關系是不同限定對象間的關聯(lián)關系；

　　第三種關系是限定內(nèi)容和限定對象間的關聯(lián)關系。

　　在上述三種關系，都涉及到限定對象和限定內(nèi)容這兩個要素，其中，所謂的限定對象指的就是方法中的動作或產(chǎn)品中的組成，只不過在分析的時候，這個限定對象是沒有進行任何修飾、限定的動作或組成。例如我們案例中所提到的電加熱器、杯把都是限定對象，在茶具系統(tǒng)中的杯子也是限定對象。限定內(nèi)容則是對于限定對象進行具體修飾、加以限定的內(nèi)容。從語法上來說，限定內(nèi)容是限定對象的定語。例如“安裝在本體空腔的下部”就是電熱器的限定內(nèi)容。

　　針對上述關系所涉及的要素，筆者的觀點是，對于原始申請文件中的一個文字記載的內(nèi)容而言，如果其限定內(nèi)容和其它限定內(nèi)容之間沒有依存的關聯(lián)關系，該內(nèi)容的限定對象與其它限定對象間也沒有依存的關聯(lián)關系，那么，該文字記載的內(nèi)容是一個獨立存在的文字記載的內(nèi)容，可以作為修改的依據(jù)。

　　其實這一觀點所基于的理由很簡單，也很樸素。如果一文字記載中的限定內(nèi)容部分需要和其他限定內(nèi)容依存存在的話，那么，只有將所述的其他限定內(nèi)容也作為限定對象的限定，這樣的限定才是完整的、正確的。從依存關系的角度來說，不可能出現(xiàn)以割裂后的限定內(nèi)容所限定的限定對象。限定對象間的關聯(lián)關系也是如此，如果文字記載的內(nèi)容中的限定對象是一個與其他限定對象間有依存關聯(lián)關系的限定對象，那么，我們也應該將這兩個限定對象視為一個整體，人為的將他們割裂開是錯誤。對于限定內(nèi)容和限定對象間的關系，筆者的觀點是，這兩者間存在依存關系。如果原始申請文件的文字記載中已經(jīng)有對限定對象的限定內(nèi)容的話，那么，不可將限定內(nèi)容省去，因為限定內(nèi)容和限定對象間是以依存關系存在的。

　　結合上述觀點，我們再去進一步分析之前的案例可見，在對杯子進行修改時，將“電加熱器，安裝在本體空腔的下部”添加到權利要求中是修改不超范圍的。允許進行這樣修改的原因在于，對電加熱器這一限定對象來說，存在兩個限定內(nèi)容，分別是安裝位置以及采用隔層隔開，這兩個限定內(nèi)容間并不存在依存的關聯(lián)關系，而電加熱器本身也和其他的限定對象間并不存在依存關系，因此安裝在本體空腔下部的電加熱器是一個獨立存在的文字記載的內(nèi)容，基于該內(nèi)容所做的修改并不超范圍。同樣，如果將只是限定了隔熱層的電加熱器添加到權利要求1中，也是不超范圍的。

　　進而，如果所保護的是一個茶具系統(tǒng)，在對該系統(tǒng)進行修改時，也是可以將“杯子，該杯子具有安裝在本體空腔的下部的電加熱器”這一特征添加到權利要求1中。只不過，這里的“杯子”是限定對象，而“具有安裝在本體空腔的下部的電加熱器”則是限定內(nèi)容，而對這一限定內(nèi)容是否可以獨立存在的分析，可以利用之前的分析方式來進行。也就是說，這里需要進行嵌套的獨立性分析，在針對限定內(nèi)容本身進行分析時，如果該限定內(nèi)容本身也包括下一層的限定內(nèi)容和限定對象的話，那么，也需要對該限定內(nèi)容本身是否為獨立存在的內(nèi)容加以分析，在該限定內(nèi)容本身是可以獨立存在的前提下，再去結合該限定內(nèi)容和限定對象進行是否獨立存在的分析。

　　當然，在進行文字記載的內(nèi)容是否可以獨立存在時，還可以結合通常的文字表達方式、語法規(guī)則、特定技術術語等相關因素加以綜合判斷，筆者在此不再加以闡述。

　　以上，是筆者一家觀點，如有不妥之處，還請批評指正。