文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田軍鋒 

　　根據(jù)專利法第26條第3款的規(guī)定，說明書應(yīng)當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準。

　　根據(jù)專利法第22條第3款的規(guī)定，發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。《審查指南》第2部分第4章第2.2節(jié)進一步規(guī)定，發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點，是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。

　　上述條款均涉及“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的概念，這是專利法中的一個非常重要的概念。

　　《審查指南》第2部分第4章第2.4節(jié)給出了“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的相關(guān)定義：所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，也可稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，是指一種假設(shè)的“人”，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實驗手段的能力。

　　發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當基于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的知識和能力進行評價。而對于發(fā)明創(chuàng)造的專利說明書是否滿足充分公開的要求也應(yīng)當基于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的知識和能力進行評價。那么，在實踐中如何理解和適用？下面結(jié)合一個案例來作簡單分析。

　　案情介紹

　　本案涉及的是申請日為2001年2月13日、專利號為01216287.6、名稱為“一種刨刀”的實用新型專利(下稱本專利)，其授權(quán)公告的權(quán)利要求書如下：

　　“1、一種刨刀，由刀體（1）組成，刀體（1）上有刃口（2），其特征是：刃口（2）分為光滑面和粗糙面兩個層面。”

　　請求人針對本專利向?qū)＠麖?fù)審委員會提出了無效宣告請求，請求宣告本專利全部無效。對此，專利復(fù)審委員會于2004年5月11日作出第6074號無效宣告請求審查決定，以本專利不符合專利法第26條第3款的規(guī)定為由宣告本專利無效。

　　專利權(quán)人對上述決定不服，起訴至北京市第一中級人民法院。在本案一審審理過程中，專利權(quán)人提交了以下證據(jù)：

　　1、全國高等林業(yè)院校試用教材《木材切削刀具學(xué)》相關(guān)頁復(fù)印件，該教材于1992年12月第1版印刷。在該教材的第285頁中載明：“刀面經(jīng)砂輪磨削后留有細小刻痕和毛刺，刀尖也往往會出現(xiàn)卷刃，故還需進行精磨以增加刀刃的銳利度和光潔度。精磨是借手工用油石進行……”。

　　2、CN87201317U號實用新型專利申請說明書，申請日為1987年1月15日，該申請說明書載明：“通常見到家庭、飯店等磨菜刀、鐮刀、剪刀及各種刃具，都是在長條形油石磨塊上往復(fù)研磨，工廠里木工磨刨刀，也是沿用這種方式。”

　　第一中級人民法院經(jīng)審理后于2004年11月26日作出（2004）一中行初字第732號行政判決書，其中認定本專利符合專利法第26條第3款的規(guī)定，撤銷了專利復(fù)審委員會作出的第6074號審查決定。

　　請求人對上述行政判決書不服，上訴至北京市高級人民法院。北京市高級人民法院于2005年5月13日作出（2005）高行終字第112號行政判決書，駁回上訴，維持原判。

　　此時，請求人針對上述專利權(quán)向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會再次提出了無效宣告請求，請求宣告本專利全部無效，其理由是本專利不符合專利法第22條第2、3款的規(guī)定，并提供5份附件作為證據(jù)（附件1：中華人民共和國機械行業(yè)標準JB3377-92《木工機用直刃刨刀》復(fù)印件，共6頁，公開日期為1992年10月；附件2：公告日為1988年1月6日的中國實用新型專利申請說明書CN87201317U復(fù)印件，共5頁；附件3：《金屬磨削知識》（公開日期1958年7月）及相關(guān)公證件，共10頁；附件4：《木材切削刀具學(xué)》（公開日期1992年12月）及相關(guān)公證件，共11頁；附件5：北京市高級人民法院2005年5月13日作出的、（2005）高行終字第112號判決書復(fù)印件，共9頁）。請求人主張具有雙金屬的復(fù)合刨刀及復(fù)合刨刀的刃口具有光滑面和粗糙面屬于本專利申請日之前的已有技術(shù)，相對于請求人提交的證據(jù)，本專利權(quán)利要求1不具有新穎性和創(chuàng)造性。專利復(fù)審委員會隨后將上述兩請求合案審理。

　　專利復(fù)審委員會于2006年12月19日作出第9193號無效宣告請求審查決定，維持專利權(quán)有效。

　　針對專利法第26條第3款的無效理由，請求人主張權(quán)利要求1中的“刃口(2)分為光滑面和粗糙面兩個層面”不清楚，而說明書中沒有記載如何實現(xiàn)“光滑面、粗糙面”的技術(shù)手段，導(dǎo)致該技術(shù)內(nèi)容無法實現(xiàn)，因而說明書不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

　　根據(jù)北京高院（2005）高行終字第112號行政判決書的認定，本專利權(quán)利要求1所記載的刃口的“光滑面”和“粗糙面”是一組相對的概念，根據(jù)說明書的描述，應(yīng)當是以肉眼可以分辨出光滑度不同的兩個層面為標準，對此，說明書中記載有“由于鋼和鐵的硬度不同，可以通過打磨刃口的方法，使其表面出現(xiàn)光滑度不同的層面”，也就是，說明書中給出的實現(xiàn)光滑度不同的兩個層面的技術(shù)手段是采用打磨刃口的方法，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書中公開的內(nèi)容，以該領(lǐng)域中常規(guī)的打磨刃口的方法即可實現(xiàn)權(quán)利要求1中的刃口的“光滑面”和“粗糙面”，因此本專利說明書符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

　　針對本專利不符合專利法第22條第2、3款的無效理由，無效決定中認為：

　　請求人提出的附件1涉及木工機用直刃刨刀，其中公開的II型雙金屬薄刨刀，從圖中可看出其刃口由兩種不同材料組合而成，該附件的技術(shù)要求中還公開了刨刀表面粗糙度的最大允許值（參見該附件的第1至3頁）。請求人提交的附件2涉及一種用于刀具研磨的油石刃磨機，通過安裝在磨輪軸上的油石磨輪的旋轉(zhuǎn)來研磨刀具，可用于研磨木工刨刀（參見該附件的說明書及附圖）。可見附件2公開了與本專利權(quán)利要求1技術(shù)方案有關(guān)的技術(shù)信息即現(xiàn)有技術(shù)中存在用油石研磨刨刀的技術(shù)手段。請求人提交的附件3的“表面光潔度”一節(jié)中公開了“材料愈硬，加工光潔度愈高。故黑色金屬的光潔度比有色金屬高，淬火高碳鋼的光潔度比低碳鋼高”（參見該附件中的第六章第一節(jié)），附件3涉及的是材料的自然屬性。請求人提交的附件4在其中的第285頁倒數(shù)第1、2段中公開了對經(jīng)砂輪磨削后的刀具還需進行精磨以增加刀刃的銳利度和光潔度，精磨是借助于手工用油石進行的，并具體公開了如何用油石精磨刨刀。

　　請求人提交的上述證據(jù)中均沒有公開權(quán)利要求1中的“刃口（2）分為光滑面和粗糙面兩個層面”這一區(qū)別技術(shù)特征。雖然所屬領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本專利說明書中給出的說明，采用本領(lǐng)域常規(guī)的打磨方式能夠?qū)崿F(xiàn)將刨刀刃口打磨成可以區(qū)分為光滑面和粗糙面兩個層面程度的技術(shù)方案，但是附件2和4中采用油石對刨刀進行打磨所要實現(xiàn)的目的與本專利不同，附件2中采用油石刃磨機對刨刀進行打磨是為了使刨刀能夠刨削木頭，而附件4 中采用油石對刨刀進行打磨是為了消除刀面經(jīng)砂輪磨削后所存留的細小刻痕、毛刺和卷刃，故采用如附件2和4中本領(lǐng)域常規(guī)的打磨方式并不會必然導(dǎo)致刃口出現(xiàn)光滑面和粗糙面兩個層面。因此，綜合考慮上述現(xiàn)有技術(shù)，其中不存在將刃口打磨成分為用手感和肉眼可以區(qū)分的光滑面和粗糙面兩個層面的技術(shù)啟示，也就是說，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上不經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就不會將刃口打磨成分為用手感和肉眼可以區(qū)分的光滑面和粗糙面兩個層面的程度，即無論將上述四份附件如何組合也無法得出本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案，而且上述區(qū)別技術(shù)特征“刃口分為光滑面和粗糙面兩個層面”使得消費者在購買刨刀時易于區(qū)分，能夠產(chǎn)生避免購買錯誤的技術(shù)效果。綜上所述，本專利權(quán)利要求1相對于附件1、2和3的結(jié)合、附件1、2 和4的結(jié)合、附件1至4的結(jié)合以及附件1與附件2、附件1與附件3、附件1與附件4的結(jié)合均具有實質(zhì)性特點和進步，具有創(chuàng)造性。

　　請求人認為高院判決（附件5）已認定精磨可以實現(xiàn)刃口的光滑面和粗糙面，而精磨是現(xiàn)有技術(shù)，因此本專利不具有創(chuàng)造性。

　　對此，無效決定中認為，（2005）高行終字第112號行政判決書認定的事實是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員用精磨可以實現(xiàn)刃口的光滑面和粗糙面，即實現(xiàn)本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案，本專利說明書已充分公開了其技術(shù)方案，符合專利法第26條第3款的規(guī)定。該判決書并未針對本專利的權(quán)利要求是否具有創(chuàng)造性作出認定。

　　簡析

　　上述案例涉及專利法第26條第3款及專利法第22條第3款的判斷。

　　專利法第26條第3款是對申請文件或?qū)＠募恼f明書的撰寫要求，其宗旨是要求申請人或?qū)＠麢?quán)人向社會公眾充分公開其發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，以此作為獲得獨占權(quán)的前提條件，只要所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，則就認為其說明書滿足充分公開的要求。在專利法第26條第3款的判斷中涉及到了所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的概念，雖然此所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員與創(chuàng)造性判斷中的所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員是同一概念，具有相同的知識和能力，但他們在專利法第26條第3款和專利法第22條第3款的判斷中的作用是不同的。

　　專利法第26條第3款的要求是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在說明書公開的技術(shù)內(nèi)容及所屬技術(shù)領(lǐng)域的常識的基礎(chǔ)上，在得知其技術(shù)方案的前提下來判斷該發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案是否能夠?qū)崿F(xiàn)。

　　對本案來講，（2005）高行終字第112 號行政判決書中認定，本專利符合專利法第26條第3款的規(guī)定，其含義即在于認定所屬領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)本專利所要求保護的技術(shù)方案，具體而言即本專利權(quán)利要求中的“刃口（2）分為光滑面和粗糙面兩個層面”對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員而言是能夠?qū)崿F(xiàn)的。

　　而專利法第22條第3款的要求是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在其所掌握的現(xiàn)有技術(shù)及所屬技術(shù)領(lǐng)域的常識的基礎(chǔ)上，判斷是否能夠得出發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案。

　　對本案來講，本專利權(quán)利要求中的“刃口（2）分為光滑面和粗糙面兩個層面”在請求人提交的所有證據(jù)中均未公開，且其所有證據(jù)中均不存在將刃口打磨成用手感和肉眼可以區(qū)分的光滑面和粗糙面兩個層面的技術(shù)啟示，在此情況下所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能得出將刃口打磨成用手感和肉眼可以區(qū)分的光滑面和粗糙面兩個層面以達到使得消費者在購買刨刀時易于區(qū)分、避免誤購的技術(shù)效果的技術(shù)方案，因此相對于請求人提交的證據(jù)而言，本專利權(quán)利要求具有創(chuàng)造性。

　　另外，專利法第26條第3款和專利法第22條第3款在專利授權(quán)實體條件的層級上是不同的。滿足專利法第26條第3款的規(guī)定只是滿足專利實體性條件的基本前提。在此基礎(chǔ)上還須進一步滿足其他實體性條件，如專利法第22條第3款的規(guī)定。

　　也就是說，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案，并不必然得到在其得知一定的現(xiàn)有技術(shù)的情況下能夠得出該發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案的結(jié)果。而反過來，如果專利權(quán)利要求具有創(chuàng)造性，滿足專利法第22條第3款的要求，則其說明書必然滿足充分公開的要求，符合專利法第26條第3款的規(guī)定（至少對于與權(quán)利要求技術(shù)方案相對應(yīng)的說明書部分是這樣的）。