文/集佳知識產權代理有限公司 黃熊

　　專利申請的創造性高低不僅取決于專利申請的技術內容本身，而且取決于采用的審查方式。創造性是專利申請實質審查的核心條款，實務通常采用“三步法”進行審查。嚴格貫徹“三步法”的程序性規定和實體性要求，對于客觀、公正、準確評價專利申請的創造性具有重要意義。本文重在歸納分析以“三步法”審查專利申請創造性的過程中常見的降低創造性的手段，并據此提出應對策略。

　　一、“三步法”的內容及意義

　　《專利審查指南》規定的“三步法”內容為：確定最接近的現有技術、確定區別特征和實際解決的技術問題以及判斷是否顯而易見。“三步法”的三個步驟前后相序、邏輯關聯，共同構成判斷創造性之（突出）實質性特點的基本過程。

　　“三步法”第一步屬于事實查明范疇，在相同檢索條件下，不同審查員確定的最接近現有技術在大多數情況下較為一致，其客觀性強于主觀性。第二步、第三步屬于價值判斷范疇，根據區別特征歸結技術問題及判斷專利申請是否顯而易見，均或多或少會摻雜審查員的主觀因素，其主觀性強于客觀性。由于創造性判斷過程中難免出現主觀成分，“三步法”是否被正確理解運用，將在一定程度上影響專利申請的創造性程度，嚴格遵循“三步法”要求，有助于減少評價失衡或錯誤。

　　二、常見的降低創造性的若干手段

　　專利申請的創造性審查過程因各種原因，容易低估專利申請的創造性高度，導致公眾與申請人間的天枰偏向公眾一方，甚至出現評價錯誤，嚴重損及申請人利益。以下給出運用“三步法”各步驟中常見的降低創造性的手段。

　　（一）對于“確定最接近的現有技術”步驟

　　該步驟作為“三步法”第一步，是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎。該步驟運用時常見的降低創造性的手段包括：

　　1、以非“一個技術方案”作為最接近的現有技術

　　該手段包括三個層面，即以非“方案”、非“技術”方案或者非“一個”技術方案作為最接近的現有技術。這三個層面呈現關聯遞進關系，均將不同程度降低專利申請的創造性。

　　（1）對于以非“方案”作為最接近的現有技術的情形

　　通過檢索如不能從對比文件中直接找到與專利申請比較的“最接近”現有技術，通常會以專利申請為藍本，在對比文件中尋找有關要素組合出一個所謂的“最接近的現有技術”。這種組合的“最接近現有技術”不能稱其為“方案”，以該“方案”評價創造性，必定降低專利申請的創造性。原因在于：“方案”這一術語本身意味著其內部各組成元素間以某種方式相互連接、共同作用構成完成整體，其可以解決某方面的問題、實現一定的目的。當現有技術公開一個“方案”時，該方案應具有如下特征：①現實性，即該方案已存在于對比文件，而不是基于評價專利申請創造性的需要，按照專利申請的方案臨時拼湊對比文件的元素而成；②整體性，即該方案以整體方式出現于對比文件的某個位置，而不是散亂地存在于不同內容段；③能夠解決某方面問題和實現一定目的，即該方案與專利申請的方案以相同意義存在，而不是不解決問題實現某方面的目的的毫無意義的存在。

　　（2）對于以非“技術方案”作為最接近的現有技術的情形

　　對比文件包括專利文獻和非專利文獻，對于非專利文獻，其類別甚多、用途各異，并不能當然作為“技術”方案與專利申請的方案進行比較，即便是專利文獻，也應當注意該文獻是否屬于“技術”方案。因為既然是將對比文件與專利申請進行“對比”，則對比對象之間應當具有可比性，在“三步法”運用過程中，這種“可比性”的最基本要求是確定的“最接近現有技術”應當構成完整的“技術”方案，即：除具有方案本身的意義外，還應當同時具有明確的（或可以明確的）所屬技術領域、解決的技術問題和技術效果。當從檢索到的所謂最接近現有技術中不能明確或概括地得出其解決的技術問題以及取得的技術效果，說明該“方案”并沒有實際的技術意義，與專利申請不具有可比性，不宜作為最接近的現有技術評價創造性，以此評價創造性必定降低專利申請的創造性。

　　（3）對于以非“一個”技術方案作為最接近的現有技術的情形

　　《專利審查指南》規定，最接近的現有技術是現有技術中與要求保護的發明最密切相關的“一個”技術方案。由此可知，不僅用作評判創造性的“基準”應當屬于“技術”方案，而且應當是“一個”技術方案，而不能是“多個”。但是，當一篇專利文獻存在多個技術方案時，容易出現將幾個技術方案結合在一起作為最接近的現有技術的現象。這種做法混淆了“三步法”第一步和第三步的區別，相當于在第一步時已經進行創造性的組合操作，該方式必然降低專利申請的創造性高度。

　　2、超范圍理解最接近的對比文件的公開內容

　　通過檢索確定最接近的對比文件后，實務的一種做法是根據專利申請的描述從最接近的對比文件記載的內容中提取相關技術內容，以形成至少在形式上與專利申請的技術方案相似的“技術方案”。這種方式極有可能導致超出對比文件本身公開的范圍。

　　《專利審查指南》規定，作為判斷發明創造性的對比文件公開的技術內容包括兩類：一是明確記載在對比文件中的內容，二是對于所屬技術領域的技術人員而言，隱含的且可直接地、毫無疑義地確定的技術內容。對于一篇對比文件中公開多個技術方案的情況，雖然每個技術方案均明確記載于對比文件，但是，將多個技術方案的有關特征組合在一起形成一個新的完整技術方案是否是本領域技術人員可直接地、毫無疑義地確定的技術方案，值得懷疑。這類似于審查員在把握“修改超范圍”的標準時不允許“二次創造”一樣，這種新組合可能超出對比文件本身公開的范圍。基于超出對比文件公開范圍的理解評價創造性，勢必降低創造性高度。

　　（二）關于“確定區別特征和實際解決的技術問題”步驟

　　該步驟是“三步法”承上啟下的關鍵步驟，包括確定專利申請與最接近的現有技術之間的區別特征，以及基于區別特征確定專利申請實際解決的技術問題兩個子步驟。“三步法”缺少該步驟或者不完整執行該步驟，將使第一步的價值無處體現，第三步失去操作基礎。該步驟運用中常見的降低創造性的手段包括：

　　1、不歸結專利申請實際解決的技術問題

　　實務中存在這樣的現象：找出區別特征后直接進行區別特征是否顯而易見的判斷，而不根據區別特征歸結本申請解決的技術問題，這種方式將導致創造性評價過程缺少“整體性”和“啟示性”，必將降低了專利申請的創造性高度。

　　①根據《專利審查指南》規定，是否顯而易見的判斷是判斷“現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術中以解決其存在的技術問題的啟示”，可見，區別特征與最接近現有技術的結合，是在“解決技術問題”這一指導之下尋找結合啟示的，沒有確定解決的技術問題，區別特征與區別特征之間、區別特征與最接近現有技術之間可能各自獨立，不具整體性，而一個技術方案之所以存在，其原因在于該技術方案包含的多個技術特征間以一種特定方式聯結，使其具有“解決一定技術問題和取得相應技術效果”的整體意義，忽略這種整體意義將使大多數專利申請沒有創造性。

　　②當存在多個區別特征時，由于多個區別特征與最接近的現有技術之間的結合是在一個“技術問題”指導之下進行的結合，沒有確定解決的技術問題，便不存在啟示的方向，喪失“啟示性”，區別特征與區別特征之間、區別特征與最接近現有技術之間可以任何一種有技術意義的方式結合，這些結合表明上看與專利申請的技術方案相同，但其解決的技術問題和取得的相應技術效果可能偏離專利申請本身的描述。

　　2、歸結技術問題時省略某些區別特征

　　方法專利申請的步序特征、信號流向特征以及裝置專利申請的連接關系特征在絕大多數時候可能被拋棄在確定實際解決的技術問題的依據之外。缺少步序、信號流向或連接關系特征的技術方案不構成完整的技術方案，在這些特征本身便是專利申請的發明點時，忽略后歸結的技術問題通常不是客觀上“實際解決的技術問題”。

　　3、針對不同區別特征分別歸結技術問題

　　雖然對技術問題進行歸結，但卻根據每個區別特征分別歸結各自的技術問題，這種方式將導致創造性評價過程缺少“整體性”，降低專利申請的創造性高度。

　　①區別特征解決的問題與整個發明解決的問題在大多數情況下并不等同。發明由包含區別特征在內的多個特征組成，其取得的技術效果和由此決定的技術問題應當是這些特征共同作用的結果，而不是由單個區別特征固有的技術效果決定的、與該區別特征對應的它的技術效果。除簡單疊加這類組合發明外，基于區別特征的固有技術效果得到的技術問題與整個發明解決的技術問題通常不同。

　　②專利申請的各個特征不是分別解決技術問題而是作為一個完整的整體解決一個統一的技術問題。一個技術方案之所以成其為“一個”技術方案，其原因在于該方案作為整體解決了一個整體的技術問題，該整體的技術問題將一個技術方案的各個特征聯系起來。逐區別特征分別歸結對應技術問題的方式忽略了技術方案的整體性。

　　（三）關于“判斷是否顯而易見”步驟

　　該步驟是“三步法”的難點和歸宿點。前兩步為準備性步驟，該步驟是“三步法”的目的性步驟，即通過前兩步驟提供的條件導出是否具有創造性的結論。該步驟運用中常見的降低創造性的手段包括：

　　1、混淆“啟示”與“技術啟示”

　　“啟示”僅僅是方向性的指引，沒有給出解決技術問題的具體手段，沒有創造能力的本領域技術人員在此基礎上不可能將區別特征應用于最接近的現有技術中解決技術問題。“三步法”第三步要求的“啟示”必須及于“技術啟示”，也就是說應當具體地給出將區別特征應用于最接近的現有技術中解決技術問題的技術手段。由于審查過程基于文本審查，容易將實際研發過程想得過于簡單，通常將“啟示”與“技術啟示”相混淆。以“啟示”代替“技術啟示”評價專利申請創造性，必將降低專利申請的創造性。

　　2、基于“直斷式”邏輯判斷顯而易見

　　根據《專利審查指南》規定，判斷專利申請是否顯而易見采用的方式是：確定現有技術整體上是否存在“使本領域技術人員面對實際解決的技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術獲得專利申請”的技術啟示。這種技術啟示通常體現為判斷區別特征是否為公知常識、是否被最接近對比文件其他部分披露、是否被另一份對比文件披露三種方式。這三種方式實際上將本來具有較強主觀性的概念（是否顯而易見）演變為客觀性操作：判斷公知常識或對比文件是否公開區別特征。實務中存在采用諸如“對于某個區別特征，本領域技術人員在最接近現有技術基礎上是容易想到”這樣的“直斷式”邏輯評價創造性的現象，該“直斷式”邏輯使本領域技術人員具有了創造能力，增加了主觀成分和不易確定因素，脫離了客觀性操作，必然降低專利申請的創造性。

　　3、不聯系技術問題使用“公知常識”

　　區別特征為“公知常識”這一技術啟示方式相對于其他兩種啟示方式，由于其可僅通過充分說明而無需舉據，使其在“三步法”第三步運用中極為頻繁。但是，實務存在不聯系實際解決的技術問題而僅在泛泛意義上使用的情況，該方式將降低專利申請的創造性。原因在于：專利法意義上的“公知常識”具有領域屬性和慣用屬性，此領域公知彼領域未必公知、以此方式使用為公知以彼方式使用未必公知，重新確定的技術問題限定了公知常識的領域屬性和慣用屬性，脫離了專利申請的技術問題論及某一“常識”是否公知將毫無意義。

　　4、疊加使用多種技術啟示方式

　　區別特征單獨符合三種技術啟示方式中的任何一種，或者同時符合其中一種以上，均應當認為存在技術啟示。但是，如果區別特征滿足的是“將三種中的任意兩種以上的方式疊加組合”后的混合結果，則不應當認為存在技術啟示，否則將降低專利申請的創造性。所謂“將三種中的任意兩種以上的方式疊加組合”是指在區別特征單獨而言不符合任何一種方式時將兩種方式疊加組合使用，這種方式為“跳躍式”評價，即將專利申請相對于最接近現有技術的創造性審查，轉變為專利申請相對于“最接近現有技術+相關技術”的評價，這勢必拉近專利申請與另一篇對比文件的距離，從而降低專利申請的創造性。

　　三、針對降低創造性的若干手段的應對策略

　　上述內容分析了“三步法”評價專利申請創造性過程中常見的降低創造性的手段及降低創造性的原因。從這些分析中汲取有益啟發，形成應對策略，有利于指導專利申請的撰寫和審查意見的答復工作，從而最大程度地維護申請人利益。

　　（1）撰寫專利申請的應對策略

　　①規范技術領域，必要時給出的國際專利分類號。由于對比文件直接影響到創造性高低，而對比文件的檢索首要考慮因素是技術領域，因此，有必要給出規范的技術領域，不盲目擴大（過大將增加對比文件的查全率），亦不隨意縮小（過小將提高查準率），甚至在某些情況下可以明確給出國際專利分類號，以引導、限制審查員的檢索。

　　②注重描述技術問題和技術效果。技術問題和技術效果不僅影響對比文件的檢索，而且涉及區別技術特征的確定。技術問題不宜過大、過籠統，過大將增加專利申請與對比文件的匹配度，過籠統將可能被忽略。技術效果的描述應當明確清晰、方位全面、重視局部，即：最好以嚴密推理形式表述技術效果，以明確技術方案的每個特征構成密不可分的整體，不可隨意拆合；最好從多個角度、多個層次描述多個技術效果，以擴大與對比文件的差異度；不僅注重技術方案的整體效果，而且注重技術方案中每個技術特征的固有效果和對技術方案整體的貢獻效果，以便引導審查員基于描述的技術效果確定實際解決的技術問題。

　　③擴展申請文件的公開范圍。該項要求包括再組合技術方案的技術特征和清晰化技術指引兩方面。申請人的專利申請將可能作為競爭對手的專利申請的對比文件，尤其在技術點密集、競爭激烈的技術領域，這時可考慮將專利申請的技術特征進行多方向組合，衍生出多個“技術方案”，以擴大專利申請的信息傳遞范圍。在認為專利申請還可應用于其他技術領域、解決其他技術問題時，應以適當詳細程度描述技術要點（勿需詳細描述技術效果），形成足夠充分的技術指引，以增強專利申請對其他專利申請的“殺傷力”。

　　④采用技術語言描述技術特征。專利申請作為技術文件，應當以專業的口吻通過專業的技術語言描述技術特征，即：采用規范而專業、書面、生僻的詞，通俗化、口語化、大眾化的特征描述于理解技術方案有功，但對縮小對比文件范圍、減少專利申請與對比文件的匹配度無裨益。

　　（2）答復審查意見的應對策略

　　①平衡“技術爭辯”與“程序爭辯”的關系。創造性的審查意見分為兩種情形：一是專利申請與對比文件差別大，專利申請創造性程度高，但仍被認為不具創造性；二是專利申請與對比文件差別小，創造性相對較低，被認為不具創造性。對于前一種情形，當以技術爭辯為主，從專利申請與對比文件的技術本身尋找區別特征、歸結技術問題、判斷技術啟示。對于后一種情形，技術爭辯難度大，應將重點轉移到程序爭辯，因為這時程序上的稍微偏差即可能導致專利申請的創造性高度達不到授權專利的標準。

　　②程序爭辯的重點在“三步法”第二步、難點在第三步。答辯意見應以恰當語氣指出審查員在“三步法”運用中的不當之處，這些不當運用對專利申請創造性在何種程度上造成了何種影響。在重新確定專利申請與對比文件的區別特征后，歸結出專利申請真正的“實際解決的技術問題”，這將決定“技術啟示”的方向。第三步“是否存在技術啟示”的論述可以包括如下三個方面：基于對比文件的語境，不會出現（或面臨）該實際解決的技術問題；對比文件（包括公知常識）沒有公開與區別特征解決技術問題所起作用相同的技術特征；最接近對比文件與啟示對比文件客觀上不能結合或存在明確反向啟示。