對權利要求“字面范圍”中存在“壞點”的討論

2010-12-30

文/集佳知識產權代理有限公司李可

　　摘要：
　　結合案例討論提出觀點：我們應當對“壞點”采取較為寬松的態度。凡事都有例外，對例外苛責過嚴，會因噎廢食。在專利領域，當然不能允許壞點泛濫而使專利權人能夠濫用權利，但如對壞點苛責過嚴，則不能給與發明人與其貢獻相適應的專利保護，將背離專利制度的本意。實務中，宜重點從實用性方面考量是否可授權，而從說明書支持角度不對壞點做出苛求，不應要求發明人完全清楚新技術方案的內在機理，也不應要求發明人預測尚不了解的潛在壞點。

　　一．案例背景：專利號93109045.8的發明專利無效案
　　名稱為“立體選擇性糖基化方法”專利號93109045.8的發明專利無效案(第9525號無效宣告審查決定)以及與相關一審(（2007）一中行初字第922號)二審(（2008）高行終字第451號)行政訴訟引起了業內關注。焦點之一是權利要求“字面范圍”中的“壞點”對權利要求有效性的影響。當權利要求字面含義所界定的保護范圍內存在相反實施例，即達不到本發明目的的實施例時，所述相反實施例在權利要求保護范圍內所對應的點即為“壞點”。

　　上述專利需要解決的技術問題是“選擇適于得到β異頭物核苷的原料和反應條件”。在說明書公開的104個實施例中出現了11個包括對現有技術做出貢獻的技術特征，包括反應溶劑、反應溫度、核堿的結構和α異頭物富集的糖的選擇，均落入權利要求1記載的技術特征的范圍內，卻得不到β異頭物富集的二氟核苷的實施例，即存在11個壞點。如果申請人并未披露這些壞點，或者在授權之前已通過放棄相應壞點的方式修改了權利要求，其專利權可能還安穩健在，也就不會引出本案。

　　無效宣告請求人基于以下兩點認為權利要求1得不到說明書的支持，不符合專利法第26條第4款的規定：

　　1、權利要求1所概括的技術方案包括了大量不能實現制備β異頭物富集核苷的技術方案。

　　2、本領域的技術人員由說明書所披露的實施例無法看出最終產物β異頭物富集的核苷的獲得與反應條件件之間規律性的變化。

　　專利權人則認為：在判決權利要求是否得到說明書支持時，應當考慮說明書的全部內容，而不是僅限于具體實施方式部分的內容。本發明說明書中給出的所有實施例，均能夠解決本專利相對于現有技術要解決的技術問題，只不過由于專利權人在權利要求中只將終產物限定為β異頭物富集的二氟核苷，而使這些表格例字面上未能落入權利要求1的保護范圍。

　　專利復審委合議組認為：在權利要求1所概括的數量眾多的具體實施方案中，存在過多無法預見其產物是否β異頭物富集的方案，所屬領域技術人員仍然需要進行大量的反復實驗或者過度勞動才能從各種反應條件中篩選出能夠實現權利要求1所要保護的技術方案，因此權利要求1不符合專利法第26條第4款的規定。

　　一審中院意見主要為以下兩個要點：
　　1、專利復審委員會沒有全面考慮說明書中有關發明目的、技術方案的記載以及大量能夠實現β異頭物富集的實施例。

　　2、專利復審委員會在評述和決定要點中引入“大量的反復試驗”和“過度勞動”作為標準評判權利要求書是否得到說明書支持，其評判的出發點不符合專利法第26條第4款的規定，是不適當的。

　　二審高院意見主要為以下兩個要點：
　　1、如果說明書中公開的部分實施例或實施方式不能達到發明目的或發明效果卻又被概括納入權利要求書的保護范圍，并且刪除該部分實施例或實施方式時權利要求的保護范圍相應縮小，則應當認為該權利要求得不到說明書的支持。
　　2、關于專利復審委員會“大量的反復試驗”和“過度勞動”的認定標準不違反專利法第26條第4款的規定，并無不妥。

　　二．筆者觀點和對復審委的決定的分析
　　按照審查指南的規定，權利要求的保護范圍內是不容許存在壞點的；專利授權之前，如在權利要求概括的范圍內存在壞點，申請人可以采用放棄相應壞點的方式修改權利要求，以保證最終權利要求的保護范圍內不存在壞點。筆者認為，審查指南所不容許的壞點應當主要指實質性壞點，實務中，應允許一定的“字面壞點”存在。字面壞點是指通過考慮現有技術和說明書中充分公開的技術或權利要求隱性的限定特征能夠加以排除的壞點。

　　筆者認為，我們應當對“壞點”采取更寬松的態度。凡事都有例外，對例外苛責過嚴，會因噎廢食。在專利領域，當然不能允許壞點泛濫而導致專利權人可濫用權利，但如對壞點苛責過嚴，則不能給予發明人與其貢獻相適應的專利保護，將背離專利制度設立的本意。關鍵是在其間找到合理的平衡點。筆者較為贊同以上一審中院的觀點。實務中，宜重點從實用性方面考量是否可授權，而從說明書支持角度則應采取更具有靈活性的態度，不對壞點做出苛求。

　　以上專利無效案中，復審委實際上認同了無效請求人的觀點，“本領域的技術人員由說明書所披露的實施例無法看出最終產物β異頭物富集的核苷的獲得與反應條件之間規律性的變化”，體現在無效決定中，則是“存在過多無法預見其產物是否β異頭物富集的方案”以及“所屬領域技術人員仍然需要進行大量的反復實驗或者過度勞動才能從各種反應條件中篩選出能夠實現權利要求1所要保護的技術方案”。據此，復審委認為權利要求得不到說明書支持。筆者對此持有不同意見。

　　復審委實質上嚴格禁止壞點存在：如果權利要求中包含壞點，那么在現有技術或說明書中應當提供有關知識使本領域技術人員不需通過創造性或過度勞動即可排除這些壞點。也就是說，現有技術或說明書中有關排除壞點的知識可被理解為權利要求字面上雖未包含但是已隱含的技術特征，能夠消除權利要求的字面壞點。復審委實質上還要求發明人進一步總結出“壞點”的規律；或者是進一步總結出能夠實現發明目的的技術方案的規律，也就是“好點”的規律。筆者認為，總結出“壞點”規律，也相當于從負面進一步總結出“好點”規律，效果基本等價。總結壞點規律這一要求，表明復審委不滿足于申請人只排除已知的壞點，其體現出來的實質要求是：如果基于現有技術或發明人申請人已知的技術有可能較現實地預見存在尚未被發現的壞點，則這些壞點也應通過“總結壞點規律”而加以排除。

　　至此，筆者認為有關壞點的討論已經轉化成了以下兩個問題：
　　1．是否應當要求發明人完全清楚新技術方案的內在機理？
　　2．是否應當要求發明人預測并排除尚不了解的潛在壞點？
　　筆者認為對上述兩個問題的回答都應當是否定的，復審委采用的標準過于嚴格。通常，發明人不是不想排除壞點，而是受現有技術水平、研發能力等客觀條件的制約，尚不具備進一步總結出好點或壞點規律的能力，甚至在很長一段時間之內都可能不會具備這種能力。而這種壞點瑕疵如果導致具有較大實用價值和進步意義的技術方案不能獲得保護，因被穴藏而導致不能及時為社會所用以發揮其巨大價值，顯然是有害公眾利益、違背專利制度初衷的。也就是筆者所言及的“對例外苛責過嚴，會因噎廢食”。

　　在實務中，專利制度允許，并客觀存在眾多具有實用性和技術進步意義的發明專利權，均基于若干實施例對保護范圍進行了概括，而實際上，發明人和申請人對發明的內在機理并不了解，對實施例內在的聯系規律也并不了解，認識僅停留在外在表象的層面上。可以想見，基于這種膚淺片面的認識而總結出來的權利要求及保護范圍，注定存在缺陷，也必然存在不少潛在壞點，與真正揭示發明內在原理和壞點內在規律還相差很遠。而我們的專利制度容許這類專利權存在，這也符合專利制度的初衷，這種容許的立足點是這些專利須具備實用性，須體現技術進步。筆者認為，如果止步于能夠揭示壞點的外在表面規律就能授權，而沒有揭示壞點規律就不能授權，這種標準是明顯不公平的，有如五十步笑百步，甚至是九十九步笑百步，因為這兩者與真正揭示內在本質規律的差距是基本相當的。總之，筆者認為，不應要求發明人掌握新技術方案的內在機理，也不應要求發明人預測尚不了解的潛在壞點，我們的專利制度應容許這類專利權存在，這也符合專利制度的初衷，這種容許的立足點是這些專利須具備實用性，須體現技術進步。

　　三．結合金屬杯例的分析
　　試設一例。某一涉及杯子的權利要求，在新穎性創造性等方面均符合授權要求，其中有一限定特征為“杯子是金屬的”。對于這個司空見慣的實例，筆者認為應能達成共識，即此技術方案滿足授權條件。但是，“金屬”這一特征是存在壞點的。“金屬”應包括任意金屬組合以任意比例制出的合金。在此例中，至少水銀應屬壞點，放射性金屬也應屬壞點。實務中，一般用以下理由來解釋：權利要求的主體為杯子，則相應包含對所用材料隱含的限制條件，如材料的常溫下固態性質、衛生、安全方面的基本要求等等，且所要排除的壞點屬于公知范疇，為本領域技術人員所了解，在技術方案實現的過程中，壞點不會造成困難。然而，筆者認為，對于金屬杯例，發明人是否能對壞點做出規律性解釋這一問題已經被乎略了。筆者不能確定以現在的科技水平，是否能夠為此例中的壞點給出建筑在完美的科學解釋基礎上的規律總結，如果我們可以合理假定申請人不能對此例中的壞點做出規律性解釋，那么參照前述發明無效案中復審委的觀點，我們會發現發明人因未能揭示壞點規律，權利要求得不到說明書支持，因而不能滿足授權條件。

　　有人可能提出，如果“金屬”這一特征不在核心的發明點上，或者說，如果不是對現有技術做出貢獻的特定技術特征，則可不做出要求。筆者不能認同。“特定技術特征”這一概念，僅止運用于評價單一性，在審查發明是否屬于可授權的主體時，也有運用價值，但并沒有運用到其他方面的法律依據。有關壞點問題，為什么不可以對所有的技術特征一視同仁？筆者認為，即使壞點與特定技術特征相關，仍可延用以上金屬杯例的標準，實際上是主要基于實用性的標準，也就是說：相應權利要求中隱含了相應限制條件，且所要排除的壞點屬于公知范疇，為本領域技術人員所了解，在技術方案實現的過程中，壞點不會造成困難。其中，如果發明的說明書中已經對已知壞點進行了充分公開，應視同于其已進入公知范疇。不應要求發明人進一步對壞點做出規律性解釋。

　　四．結合糧食增產例的分析
　　筆者再設一例，一對人類有巨大的貢獻的技術方案，比如，在增加很小成本的情況下，能夠使糧食畝產增長100%以上，能徹底解決中國耕地不足和世界范圍內的饑餓問題。此糧食增產技術方案的權利要求中包含參數x，取值范圍是0到1。發明人公開了包含端點在內的x在0到1之間取1000個不同值的實施例，其中80%是好點，20%是壞點。技術方案其他方面均符合專利授權條件。發明人不能解釋好點或壞點的形成機理或總結出其他規律，僅能以概率統計的方式總結出在這1000個點中好壞點比例約8：2。在這種條件下，筆者已無法進一步合理限制保護范圍了。如果僅以800個好點實施例做保護范圍，申請人實在太委屈了。

　　有人可能馬上就提出反對，認為筆者以上糧食增產假設例是錯誤的，現實情況中不可能出現這種例子，發明人應當在參數上找更細分的點做試驗，從而發現進一步規律并概括出更合理的保護范圍。筆者認為，如果是在理想世界，這種觀點確實將是無法反駁的，但在現實世界中，由于技術水平、實驗手段、資金、時間等多方面客觀因素的制約，將造就與該假設例可以類比的實例，所以完全可以用此假設例做理論測試，盡管該假設例確實有些夸張。前述發明無效案例，應當可以與此假設例類比。如果我們得知主張的保護范圍內包含幾乎不可窮盡的實施例，以當前的技術水平分析數萬個實施例才有可能有效地總結出其規律，甚至也可能在分析數萬個實施例之后仍不能成功；以當前的實驗能力，分析數萬個實施例要花若干年的時間；以當前的財力，可能世上并沒有申請人或投資人有能力承擔這種開支和風險；而發明人已盡了相當的合理的努力在保護范圍內100點中，做出了90個有代表性的好點和10個壞點，更重要的是，這些好點足以滿足實用要求，且相對現有技術有著飛躍性的進步，在這種情況下，仍要求申請人進一步搞清好點或壞點規律才能授權，是否恰當呢？筆者相信這種例子尤其在化學領域是可能現實存在的。

　　筆者認為，壞點問題的處理，在參照現有規定的基礎上，還應從立法本意的角度對問題加以考量。專利制度設立的本意是推動發明創造，進而以發明創造推動社會生產力的進步。憑借專利制度，申請人通過發明創造的公開，換取一定時期內的壟斷權利保護。專利制度應保證申請人獲得與其發明創造做出的貢獻相當的權益，社會公眾可以及時獲知新的有價值的發明創造并加以合理利用。這里所指的有價值的發明，應當就是指具有新穎性、創造性和實用性的發明。實用性要求是為了確保該發明首先必須能實現，在此基礎上，確有實際價值，對社會生產力進步有推動作用。
上述糧食增產技術新方案，從專利制度設立的本意這一角度來考量，是否應被授予專利權？筆者認為，當已明確了這個發明能實現，并且有巨大應用價值，對社會生產力進步有巨大推動作用，則答案應當是顯而易見的。如果因為壞點瑕疵而不能給這樣的專利保護，而使申請人無限期的把這一技術方案保密下去，對此例而言，豈止是完全背離了專利制度的初衷，簡直是對人類的犯罪了。

　　五．結合一審中院觀點的分析
　　筆者認為，在對實用性進行評價時，確有必要考查所屬領域技術人員是否需要進行大量的反復實驗或者過度勞動才能達到發明目的。而無論在對實用性問題還是支持問題進行評價時，不必要對能否篩選出所有好點和壞點也進行同樣的考查。對此，筆者比較認同一審中院的觀點：

　　1、專利復審委員會沒有全面考慮說明書中有關發明目的、技術方案的記載以及大量能夠實現β異頭物富集的實施例。
　　2、專利復審委員會在評述和決定要點中引入“大量的反復試驗”和“過度勞動”作為標準評判權利要求書是否得到說明書支持，其評判的出發點不符合專利法第26條第4款的規定，是不適當的。

　　筆者的理解是，中院意見的第一點體現了對本發明能夠實施以及實用性上的肯定；第二點表現出中院對以上述方式從能否得說明書支持這一角度去考查本發明的做法并不認同。

　　六．對審查標準的建議
　　對具有字面壞點的權利要求，當其他授權條件均可滿足時，筆者建議按以下基本原則重點從實用性方面做出要求并考量其是否可授權，而不從說明書支持的角度對壞點做出過嚴苛求：
　　1、僅對于保護范圍內技術方案不可能或不易于窮盡的，且沒有有效辦法更合理地概括保護范圍從而能剔除壞點的，容許以發明目的作為有效限定特征；在專利申請的審查過程中，應堅持要求將已知壞點從權利要求保護范圍內放棄；在授權后的程序中，如無效程序中，容許字面壞點存在。

　　2、應有充足數量的好點加以支持，從而所屬領域技術人員不需要再付出創造性勞動，不需要進行大量的反復實驗或者過度勞動就能實現本發明。

　　3、好點參數選擇應合理分布于所要求保護的參數范圍內。

　　4、如申請人未披露壞點，權利要求符合授權條件。

　　5、本發明具有實用價值，能夠推動本領域技術進步。
　　對于有多少好點才算數量充足，最高容許有多大比例的壞點，好點參數分布什么情況下才算合理，筆者認為這是實務操作中的現實難題，只能按具體個案來把握，不好一概而論。把握分寸的關鍵是找到一個合理的平衡點，既不能因壞點泛濫而導致專利權人可濫用權利，又不因對壞點苛責過嚴而不能給與發明人與其貢獻相適應的專利保護。

　　七．筆者結論
　　筆者結論是，我們應當對“壞點”采取較為寬松的態度。凡事都有例外，對例外苛責過嚴，會因噎廢食。在專利領域，當然不能允許壞點泛濫而使專利權人能夠濫用權利，但如對壞點苛責過嚴，則不能給與發明人與其貢獻相適應的專利保護，將背離專利制度設立的本意。實務中，宜重點從實用性方面考量是否可授權，而從說明書支持角度不對壞點做出苛求，不應要求發明人完全清楚新技術方案的內在機理，也不應要求發明人預測尚不了解的潛在壞點。

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