離岸公司海外商標(biāo)注冊(cè)困難因素分析

2008-09-03

文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司　陳飛

一、前言

　　近段時(shí)間，北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司接到很多客戶咨詢有關(guān)離岸公司到其他國(guó)家辦理商標(biāo)注冊(cè)的事宜。由于離岸公司性質(zhì)的特殊性，導(dǎo)致其辦理海外商標(biāo)注冊(cè)具有獨(dú)特性和一定的限制。如法律文件要求、申請(qǐng)基礎(chǔ)、保護(hù)范圍、提交方式等。

　　所謂離岸公司 (Offshore Company)，即指企業(yè)或個(gè)人為了利用國(guó)際優(yōu)勢(shì)、進(jìn)行國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)或達(dá)到享有其他優(yōu)惠的目的，通過(guò)合法途徑在離岸法域設(shè)立或購(gòu)買(mǎi)的公司。離岸法域是指一些國(guó)家或地區(qū)為了吸引投資，改善當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，特別制定離岸公司法，以鼓勵(lì)世界各地資本到其當(dāng)?shù)刈?cè)，對(duì)于企業(yè)的營(yíng)業(yè)所得免除或者收取少量稅賦，每年僅收取一定的管理費(fèi)。世界上著名的離岸法域有英屬維爾京群島、百慕大群島、開(kāi)曼群島、巴拿馬、毛里求斯、香港等。目前國(guó)內(nèi)公司或個(gè)人注冊(cè)離岸公司的主要目的是避稅、方便海外融資并借機(jī)上市、規(guī)避國(guó)內(nèi)法律和管制、避免歐美關(guān)稅壁壘、發(fā)展跨國(guó)業(yè)務(wù)、到國(guó)內(nèi)返程投資等。

　　據(jù)報(bào)道，世界上每年約有十四萬(wàn)家離岸公司成立，全世界一半以上的資產(chǎn)屬于離岸管轄區(qū)，國(guó)內(nèi)公司目前已有超過(guò)50000家公司在海外注冊(cè)離岸公司，這其中不乏中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、新浪、搜狐等國(guó)人耳熟能詳?shù)钠放啤?針對(duì)這些想要走向世界、開(kāi)展跨國(guó)業(yè)務(wù)、提升企業(yè)國(guó)際形象、樹(shù)立國(guó)際品牌的公司而言，如何在其他國(guó)家獲得商標(biāo)注冊(cè)是一個(gè)十分復(fù)雜的問(wèn)題，筆者就針對(duì)這方面問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)單的論述。

　　二、實(shí)踐中的困難

　　1、法律文件要求

　　各國(guó)商標(biāo)主管機(jī)關(guān)對(duì)法律文件要求不一，導(dǎo)致申請(qǐng)人在一些國(guó)家辦理商標(biāo)注冊(cè)時(shí)無(wú)法提供相應(yīng)文件或需要花費(fèi)巨大才能提供。比如一些國(guó)家只需要申請(qǐng)人在申請(qǐng)文件上由法定代表人或其它被授權(quán)人簡(jiǎn)單簽字或蓋章即可，這些國(guó)家主要集中在歐洲、中北美洲、東亞和大洋洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，因?yàn)檫@些國(guó)家十分注重誠(chéng)實(shí)信用原則、商標(biāo)法律體系十分完善、對(duì)商標(biāo)的利益相關(guān)人有充分的救濟(jì)途徑，因此離岸公司在這些國(guó)家或地區(qū)申請(qǐng)商標(biāo)所遇到的困難比較小。另一方面，對(duì)于那些發(fā)展中國(guó)家和不發(fā)達(dá)國(guó)家而言，大部分國(guó)家和地區(qū)要求申請(qǐng)文件公證或者認(rèn)證，這一要求導(dǎo)致很多離岸公司無(wú)法辦理到這些國(guó)家的商標(biāo)注冊(cè)或增加了額外支出，主要的原因是這些離岸法域沒(méi)有設(shè)立相應(yīng)其他國(guó)家的使、領(lǐng)館導(dǎo)致無(wú)法辦理認(rèn)證，同時(shí)離岸公司在離岸法域沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致公證文件的成本增加，主要是律師費(fèi)用和來(lái)往的通訊費(fèi)。很多離岸法域不提供商事文件的公證服務(wù)也是一大難題。需要公證、認(rèn)證的國(guó)家主要集中在南美洲、中東地區(qū)、加勒比地區(qū)和非洲。

　　2、申請(qǐng)基礎(chǔ)

　　目前，一些國(guó)家在辦理商標(biāo)注冊(cè)時(shí)規(guī)定需要提供本國(guó)或第三國(guó)商標(biāo)基礎(chǔ)注冊(cè)文件，這些國(guó)家主要有敘利亞、科威特、埃塞俄比亞、利比亞、孟加拉等。對(duì)離岸公司而言，提供一份在離岸法域的商標(biāo)注冊(cè)文件是比較困難的。首先是因?yàn)樵谶@些離岸法域辦理商標(biāo)注冊(cè)的程序比較復(fù)雜，另一方面是耗時(shí)比較長(zhǎng)。很多離岸法域是英國(guó)以前的屬地或領(lǐng)地，因此想要在這些區(qū)域獲得商標(biāo)注冊(cè)，企業(yè)必須基于英國(guó)商標(biāo)注冊(cè)，然后才能申請(qǐng)延伸到該離岸法域請(qǐng)求保護(hù)。比如開(kāi)曼群島、百慕大群島等。

　　3、商標(biāo)保護(hù)的范圍問(wèn)題

　　由于某些離岸法域的商標(biāo)法律體系不完善，并不與世界接軌，其采用的商品和服務(wù)分類不是目前世界上大多數(shù)國(guó)家采用的尼斯分類，如英屬維爾京群島采用50個(gè)商品分類、不保護(hù)服務(wù)類等，因此導(dǎo)致很多離岸公司無(wú)法基于離岸法域在他國(guó)進(jìn)行服務(wù)商標(biāo)注冊(cè)，產(chǎn)生很多不必要的麻煩，也無(wú)法真正推動(dòng)品牌國(guó)際化。

　　4、使用證據(jù)問(wèn)題

　　在遇到商標(biāo)異議、駁回、法院訴訟等復(fù)雜程序后，官方一般要求商標(biāo)申請(qǐng)人提供大量的商標(biāo)使用證據(jù)，包括在基礎(chǔ)注冊(cè)國(guó)的使用證據(jù)。由于離岸公司一般不在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（大部分離岸法域的相同規(guī)定），因此導(dǎo)致很多離岸公司無(wú)法提供相應(yīng)證據(jù)，導(dǎo)致商標(biāo)被撤銷或敗訴等不利后果。同時(shí)，很多國(guó)家還要求對(duì)商標(biāo)使用證據(jù)進(jìn)行公證或者認(rèn)證，如上述所說(shuō)，在離岸法域辦理公證或認(rèn)證十分復(fù)雜、而且通常費(fèi)用高昂。

　　5、提交方式問(wèn)題

　　目前，離岸公司只能進(jìn)行逐一國(guó)家申請(qǐng)，即通過(guò)委托各國(guó)律師事務(wù)所到各國(guó)商標(biāo)主管機(jī)關(guān)辦理商標(biāo)注冊(cè)，無(wú)法通過(guò)馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)體系提交。這樣不僅增加了注冊(cè)成本，而且由于各國(guó)商標(biāo)注冊(cè)周期長(zhǎng)短不一、文件要求不一、各國(guó)代理組織質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致商標(biāo)申請(qǐng)人商標(biāo)權(quán)利獲得保護(hù)的不穩(wěn)定性增加。而眾所周知，馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)體系就是針對(duì)這些缺點(diǎn)來(lái)設(shè)計(jì)的。

　　三、解決之道

　　實(shí)踐操作中，對(duì)于那些需要文件公證的國(guó)家，筆者建議商標(biāo)申請(qǐng)人在離岸法域當(dāng)?shù)剡M(jìn)行公證。對(duì)于那些需要文件認(rèn)證的國(guó)家或地區(qū)（主要針對(duì)英國(guó)前領(lǐng)地和屬地），筆者建議商標(biāo)申請(qǐng)人在當(dāng)?shù)毓C后，再到英國(guó)外交部進(jìn)行認(rèn)證，然后由各國(guó)駐英國(guó)大使館進(jìn)一步認(rèn)證。對(duì)于其他一些特殊的國(guó)家和地區(qū)，筆者建議可以到各相應(yīng)國(guó)家駐美國(guó)的大使館辦理認(rèn)證事宜。對(duì)于在香港注冊(cè)的離岸公司而言，可以在香港總商會(huì)辦理公證，然后在一些國(guó)家駐香港的領(lǐng)館辦理文件認(rèn)證，可以在香港辦理領(lǐng)事認(rèn)證的國(guó)家主要有巴林、巴西、埃及、約旦、科威特、巴拿馬、沙特、阿聯(lián)酋、阿根廷、哥倫比亞、阿曼、秘魯、土耳其、委內(nèi)瑞拉、也門(mén)。　　申請(qǐng)基礎(chǔ)問(wèn)題，筆者建議商標(biāo)申請(qǐng)人可以在一些注冊(cè)周期短、文件要求不高的國(guó)家或地區(qū)先行注冊(cè)，如德國(guó)、法國(guó)、香港等。等這些國(guó)家注冊(cè)證下發(fā)后，再繼續(xù)到其他需要申請(qǐng)基礎(chǔ)的國(guó)家申請(qǐng)。

　　針對(duì)商標(biāo)保護(hù)的范圍問(wèn)題，目前沒(méi)有一個(gè)很好的解決方法，原因是這些條例都是硬性規(guī)定，人為因素?zé)o法避開(kāi)。但根據(jù)近年來(lái)各國(guó)和地區(qū)商標(biāo)法的發(fā)展來(lái)看，越來(lái)越多的國(guó)家和地區(qū)擁有了自己獨(dú)立的商標(biāo)法制度、并且采納了國(guó)際尼斯分類，這其中大部分是英屬殖民地、領(lǐng)地、屬地等，因此我們相信離岸法域的這些國(guó)家和地區(qū)會(huì)不斷完善商標(biāo)法律保護(hù)體系，更好的保護(hù)國(guó)際投資人的利益。

　　關(guān)于使用證據(jù)問(wèn)題，由于大多數(shù)離岸公司并不真正在注冊(cè)地實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，因此肯定是無(wú)法提供在離岸法域的使用證據(jù)。但根據(jù)各國(guó)商標(biāo)主管機(jī)關(guān)的實(shí)踐，在原始國(guó)的使用證據(jù)雖然很重要，但如果離岸公司能夠提供在其他國(guó)家等世界范圍內(nèi)的使用證據(jù)、尤其是提供在產(chǎn)生商標(biāo)糾紛、侵權(quán)的國(guó)家的使用證據(jù)就更為有利。但使用證據(jù)公證、認(rèn)證問(wèn)題還是很難獲得解決。

　　隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢(shì)不斷加劇，國(guó)內(nèi)公司注冊(cè)成立海外離岸公司或購(gòu)買(mǎi)殼公司是企業(yè)走向世界、開(kāi)展跨國(guó)業(yè)務(wù)、提升企業(yè)國(guó)際形象的重要一步，尤其對(duì)于那些急于從國(guó)際市場(chǎng)融資、獲得風(fēng)險(xiǎn)投資、公司海外上市、避免歐美關(guān)稅壁壘、減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是目前最好的辦法也是具有戰(zhàn)略意義的一步棋。但是否這就意味著以離岸公司的名義到海外注冊(cè)商標(biāo)是企業(yè)樹(shù)立國(guó)際品牌的最好途徑呢？筆者認(rèn)為答案是否定的。原因之一是上述提到的各種實(shí)踐操作中的困難點(diǎn)；另一方面，筆者認(rèn)為，一個(gè)品牌的價(jià)值并不在于它的注冊(cè)所有人是來(lái)自國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，而是要最終取決于品牌所涵蓋的商品或服務(wù)的聲譽(yù)和品質(zhì)。雖然目前各離岸公司自命名自己的商標(biāo)為國(guó)際品牌，在國(guó)內(nèi)產(chǎn)品上打上XXX海外公司授權(quán)生產(chǎn)。

　　授權(quán)商標(biāo)使用監(jiān)制等字樣，看起來(lái)非常唬人，這只是純粹迎合國(guó)內(nèi)很多消費(fèi)者盲目追求國(guó)際品牌的心理。在國(guó)內(nèi)消費(fèi)者處于懵懂無(wú)知的初期狀態(tài)下，這些企業(yè)能夠獲得一定的成功。但是隨著消費(fèi)者更加理性、對(duì)離岸公司的了解越來(lái)越多，這種國(guó)際品牌的把戲遲早會(huì)被戳穿。

　　對(duì)于離岸公司在國(guó)際貿(mào)易中、海外融資中、避稅方面、避免貿(mào)易壁壘等純經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中發(fā)揮的巨大作用，本人深表嘆服。但對(duì)于利用離岸公司名義到海外申請(qǐng)商標(biāo)的做法，筆者認(rèn)為存在很多困難因素和不利因素，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)自己品牌不自信的表現(xiàn)。實(shí)踐中，很多離岸公司在國(guó)內(nèi)都存在有一個(gè)實(shí)體公司用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、出口或用于在國(guó)內(nèi)的其它經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，該實(shí)體公司一般是海外離岸公司的控股公司、子公司或其它關(guān)聯(lián)公司。筆者認(rèn)為，鑒于上述提到的不利因素，在海外設(shè)立離岸公司的這些企業(yè)完全可以利用在國(guó)內(nèi)的企業(yè)提出商標(biāo)國(guó)際申請(qǐng)。這樣企業(yè)不僅能夠提供相應(yīng)的商標(biāo)注冊(cè)法律文件，因?yàn)槭澜缟蠋缀跛袊?guó)家和地區(qū)在中國(guó)都設(shè)有大使館或領(lǐng)事館，保證了企業(yè)順利到海外進(jìn)行注冊(cè)；另一方面，在國(guó)內(nèi)只要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他證明文件就可以提出商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，很容易解決商標(biāo)基礎(chǔ)注冊(cè)事宜；中國(guó)采用與國(guó)際通行的尼斯商品和服務(wù)分類，保證了到國(guó)外申請(qǐng)商標(biāo)包含商品或服務(wù)分類的一致性；目前大多數(shù)企業(yè)的商標(biāo)都是在國(guó)內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)使用、在其他有出口的國(guó)家和地區(qū)使用，因此在提供使用證據(jù)時(shí)輕而易舉；更為重要的是，國(guó)內(nèi)企業(yè)可以利用馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)體系辦理商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)，可以節(jié)省大批費(fèi)用。

　　離岸公司的設(shè)立，是一段時(shí)間內(nèi)企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略的重要一步，但不意味著企業(yè)就必須將自己的品牌也以離岸公司的名義去注冊(cè)。一個(gè)品牌的成功，在與企業(yè)的不斷創(chuàng)新與發(fā)展；一個(gè)企業(yè)的成功，在于其具有民族認(rèn)同感，因?yàn)槊褡宓牟攀鞘澜绲摹?br />

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