外國研發機構的專利戰略

2008-08-11

文/北京集佳知識產權代理有限公司田軍鋒

　　近些年來，隨著中國經濟的持續高速增長和改革開放的不斷深化，中國市場迅速崛起，在全球市場上的地位逐漸凸顯，諸多世界知名的大公司都爭相在中國設立它們的研發機構，例如，微軟、IBM、朗訊、惠普、三星、飛利浦、摩托羅拉、諾基亞，都在近幾年分別在中國設立了研發中心。到目前為止，在中國設立研發機構的外國公司已經超過1000家。

　　這些外國公司有很多都是全球500強企業，它們在中國設立研發機構，目的是滿足產品、技術、服務本地化需求，提升企業形象，同時借助中國本地市場豐富的人力資源和較低的成本優勢，提高在本地市場的競爭能力。外國公司在中國設立研發機構已經成為其本地化戰略的重要組成部分。

　　雖然這些研發機構在技術創新方面成果顯著，發揮的作用也越來越大，但在實施專利戰略來保護其研發成果的過程中還是遇到了各種問題。其中比較突出的一個問題是外國公司在中國的研發機構研發的技術成果向國外轉移的問題。

　　關于此問題，在專利法以及《對外貿易法》等其它法律法規中有相關規定。

　　專利法第二十條規定，中國單位或者個人將其在國內完成的發明創造向外國申請專利的，應當先向國務院專利行政部門申請專利，委托其指定的專利代理機構辦理，并遵守本法第四條的規定。中國單位或者個人可以根據中華人民共和國參加的有關國際條約提出專利國際申請。申請人提出專利國際申請的，應當遵守前款規定。

　　根據上述規定，在中國取得的研發成果，在以研發者自己的名義向外國申請專利之前，應該首先在中國申請專利，或者首先向中國專利局作為受理局提出PCT申請并至少指定中國。

　　外國公司在中國設立的研發機構，是根據中國法律在中國境內設立的企業，因此是中國企業，屬于專利法意義上的"中國單位或者個人"，也要受到這一條款的規制。

　　專利法第十條規定，專利申請權和專利權可以轉讓。中國單位或者個人向外國人轉讓專利申請權或者專利權的，必須經國務院有關主管部門批準。

　　在上述規定中，只涉及到專利申請權和專利權。而這兩項權利都是在已經提交了專利申請之后才產生的權利。

　　而專利法第八條規定，兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發明創造，除另有協議的以外，申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人；申請被批準后，申請的單位或者個人為專利權人。

　　專利法第八條中所說的申請專利的權利，是指對于研發成果提出專利申請的權利。根據上述規定，如果完成研發的單位或者個人與它的委托方之間簽訂委托研發協議，協議中規定申請專利的權利屬于委托方，則申請專利的權利屬于委托方。

　　因此，如果在研發之前即在技術成果尚未成形之前，外國公司在中國的研發機構與其母公司之間簽訂研發協議，協議中規定對于中國研發機構的所有研發成果，母公司享有申請專利的權利，由于這種協議不涉及專利申請權和專利權，因而這樣就可以規避現行專利法的約束，將中國研發機構的研發成果轉移到其母公司。實踐中，很多外國公司也正是通過這種方式將其中國研發機構的研發成果向其母公司轉移的。

　　上述情況目前已經引起有關方面的關注。從關于中國《專利法》第三次修改（預計2008年將進入全國人大立法日程）的相關討論中就可以看出，該問題已經成為此次改法中的一個熱點問題。在國家知識產權局近日下發的《專利法第三次修改征求意見稿》中就能夠明顯地看到對于該問題的反映。

　　下面對相關條款的修改作一簡單分析。

　　第十條
　　申請專利的權利、專利申請權和專利權可以轉讓。中國單位或者個人向外國人、外國企業或者外國其他組織轉讓申請專利的權利、專利申請權或者專利權的應當依照法律、行政法規的規定辦理有關手續。

　　在此條款修改中，將“申請專利的權利”加進來與專利申請權和專利權相并列，并且將原有的“外國人”進一步明確為“外國人、外國企業或者外國其他組織”，擴大了權利受讓方的范圍。立法意圖在于強調不論是在申請專利之前，還是在申請專利之后獲得專利權之前，還是在獲得專利權之后，只要涉及上述權利從中國向外國的轉移，也不論是向外國個人轉移還是向外國公司企業轉移，都要受到中國相關法律法規的約束。這里所說的法律、行政法規包括后面將要提到的《對外貿易法》等法律法規。

　　第二十條
　　任何單位或者個人將在中國完成的發明創造向外國申請專利的，應當先向國務院專利行政部門申請專利，并遵守本法第四條的規定。

　　中國單位或者個人可以根據中華人民共和國參加的有關國際條約提出專利國際申請。申請人提出專利國際申請的，應當遵守前款規定。

　　在此條款修改中，將原有的“中國單位或者個人”修改為“任何單位或者個人”，將原有的“國內”明確為“中國”。這樣的修改將原有的研發主體范圍擴大。立法意圖在于，不論研發主體屬于中國還是不屬于中國，只要研發成果是在中國境內完成的，如果意欲向外國申請專利，就必須遵照該條款的規定，即必須首先在中國申請專利。

　　第六十四條
　　任何單位或者個人違反本法第二十條規定，將在中國完成的發明創造首先向外國申請專利的，其在中國就該發明創造提出的專利申請不能被授予專利權；泄露國家秘密的，依法追究法律責任。

　　根據原專利法第六十四條的規定，“違反本法第二十條規定向外國申請專利，泄露國家秘密的，由所在單位或者上級主管機關給予行政處分”，也就是說，只有在首先向外國申請專利并且造成國家秘密泄露的，才會追究責任。但如果其行為并沒有造成國家秘密泄露，則沒有相應的罰責。

　　根據上述修改意見稿，不論是中國個人或單位，還是外國個人或公司，如果違反專利法第二十條的規定首先向外國申請專利，不論是否泄露國家秘密，都要受到處罰，即其在中國就該發明創造提出的專利申請不能被授予專利權。這樣從專利的角度加大了處罰力度。

　　縱觀《專利法第三次修改征求意見稿》中以上幾個條款的修改建議，雖然還沒有經過立法機構的審議而最終獲得通過，但其立法意圖還是很明顯的，就是要進一步規范對于在中國國內完成的發明創造在申請專利方面的行為，并使各種措施具體化和明確化。如果上述修改意見稿能夠最后獲得通過，則上面所述的通過研發機構與其母公司之間簽訂研發協議來轉移申請專利的權利，從而轉移專利申請權和專利權的做法將會受到進一步限制。

　　對于此問題，除專利法中有相關規定以外，《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》中也有相應規定。在此基礎上，《禁止出口限制出口技術管理辦法》則作了更具體的規定。
《技術進出口管理條例》第二條規定，本條例所稱技術進出口，是指從中華人民共和國境外向中華人民共和國境內，或者從中華人民共和國境內向中華人民共和國境外，通過貿易、投資或者經濟技術合作的方式轉移技術的行為。

　　前款規定的行為包括專利權轉讓、專利申請權轉讓、專利實施許可、技術秘密轉讓、技術服務和其他方式的技術轉移。

　　可以看出，此條例所規制的客體范圍要比現行專利法更廣，除專利權轉讓和專利申請權轉讓之外，還包括專利實施許可、技術秘密轉讓、技術服務和其他方式的技術轉移，轉移客體既包括專利技術，也包括非專利技術。

　　根據《技術進出口管理條例》，中國將在技術出口中涉及的技術分為三類：禁止出口、限制出口和自由出口的技術，其中禁止出口和限制出口的技術以《中國禁止出口、限制出口技術目錄》的方式發布并定期修訂該目錄。

　　從該條例第三十一條、第三十二條、第三十三條和第三十九條的規定可知，對于禁止出口的技術，國家一概不準出口；對于限制出口的技術，實行許可證管理，未經許可，不得出口；對于自由出口的技術，實行合同登記管理。

　　該條例第四十六條還規定了違反中國關于技術出口規定的法律后果：
　　出口屬于禁止出口的技術的，或者未經許可擅自出口屬于限制出口的技術的，依照刑法關于走私罪、非法經營罪、泄漏國家秘密罪或者其它罪的規定，追究刑事責任；尚不夠刑事處罰的，區別不同情況，依照海關法的有關規定處罰，或者由國務院我經貿主管部門給予警告，沒收違法所得，處違法所得1倍以上5倍以下的罰款；國務院外經貿主管部門并可以撤銷其對外貿易經營許可。

　　可以看出，該條例中規定的法律后果涉及刑法、海關法，罪名涉及走私罪、非法經營罪、泄露國家秘密罪。上述處罰規定比專利法中的相關規定要嚴厲的多。

　　綜上，外國公司在中國的研發機構如果試圖將其研發成果轉移給其外國母公司，在目前階段，通過與其母公司簽訂研發協議，在協議中規定對所有研發成果的申請專利的權利歸其母公司所有，這樣可以避開現行專利法的規制，并不違反現行專利法。

　　但如果專利法第三次修改中涉及的上述相關條款的修改在2008年交付全國人大審議獲得通過，則勢必會對外國公司及其中國研發機構造成極大影響，并對其行為產生較大的限制和約束。

　　另外，上面這種做法也有違現行《技術進出口管理條例》。雖然該條例在法律層級上低于《專利法》，但該條例的上位法《對外貿易法》卻是與《專利法》平級的法律，因此其效力不可低估。而且上述《專利法》的擬議修改也正彌補了現行《專利法》中的欠缺或漏洞而與《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》中的原則相一致。

　　因此，從嚴格意義上講，外國公司及其中國研發機構如果要將其研發成果轉移給其外國母公司，如果該項成果屬于《中國禁止出口、限制出口技術目錄》中所列的限制出口的技術，則風險最小，也就是最穩妥可行的做法是先以中國研發機構為申請人提交專利申請，然后在專利申請審批過程中向國務院有關部門（商務部）申請技術出口許可。

　　如果外國公司及其中國研發機構不履行上述程序，雖然到目前為止，中國各級法院還沒有一例由于上述情況違反法律而受到制裁的判例，但這種做法還是須承擔一定的風險。

　　以上是針對研發活動和研發成果全部在中國完成的情況而言的，但如果研發項目的一部分工作放在中國完成，另一部分工作放在其母公司完成，而在中國完成的這部分工作還構不成一個完整的技術成果或者發明創造，并且如果其母公司所在國是有同樣規定的美國，那么在這種情況下，應當考慮到在兩個國家共同完成的這種發明創造必須首先在哪個國家提出申請的問題。

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