淺談權(quán)利要求的布局

2007-11-05

文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司林哲生

權(quán)利要求書劃定了專利的保護(hù)范圍，為侵權(quán)判定的主要依據(jù)，權(quán)利要求的撰寫十分重要，對(duì)負(fù)責(zé)撰寫的專利工程師或者專利代理人來講更是一項(xiàng)十分專業(yè)、又極具難度的工作，既要求專利工程師或者專利代理人具有本專利申請(qǐng)所涉及的技術(shù)知識(shí)，熟知相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，更要清醒地認(rèn)識(shí)所申請(qǐng)專利可能得到的最大保護(hù)范圍，以及授權(quán)后可能的穩(wěn)定性，然后才能動(dòng)手進(jìn)行技術(shù)方案提煉，并且用簡(jiǎn)潔、清晰的語言，撰寫出一份高質(zhì)量的權(quán)利要求書。

相對(duì)于質(zhì)量較高的專利申請(qǐng)文件，我們不得不承認(rèn)，很多專利的公開文本中的權(quán)利要求書因撰寫者素質(zhì)、技術(shù)交底書的質(zhì)量等因素的影響而質(zhì)量不高，甚至存在諸多隱患，其中比較嚴(yán)重的隱患之一表現(xiàn)為權(quán)利要求布局的不合理。權(quán)利要求布局的不合理的一種典型情況例如沒有全面包含必要的方法、系統(tǒng)、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵部件的獨(dú)立權(quán)利要求，導(dǎo)致喪失原本可以獲得的權(quán)利，進(jìn)而致使無法給專利權(quán)人帶來全面、有效的保護(hù)。

企業(yè)申請(qǐng)專利的最終目的不是獲得授權(quán)，而是授權(quán)后的使用，所以在申請(qǐng)專利時(shí)，應(yīng)該從產(chǎn)業(yè)鏈的角度重點(diǎn)考慮權(quán)利要求的覆蓋對(duì)象和覆蓋范圍，否則，將會(huì)降低專利的價(jià)值。

有效、合理的專利布局應(yīng)該遵循以下幾個(gè)原則：

1、制造侵權(quán)優(yōu)先原則

我們都知道，實(shí)施專利的行為包括：為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的而制造該專利產(chǎn)品；為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的而進(jìn)口該專利產(chǎn)品；為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的銷售、許諾銷售和使用該專利產(chǎn)品。

下面僅從制造侵權(quán)和使用侵權(quán)的比較闡述制造侵權(quán)優(yōu)先的重要性。

專利法定義，“制造專利產(chǎn)品”是指通過機(jī)械或者手工方式做出的具有權(quán)利要求（尤其是獨(dú)立權(quán)利要求）所記載的全部技術(shù)特征的產(chǎn)品。“使用專利產(chǎn)品”是指使用具有權(quán)利要求所述技術(shù)特征的產(chǎn)品。制造侵權(quán)和使用侵權(quán)無論在保護(hù)力度上還是侵權(quán)判定的直接程度上都有很大差別。

世界各國包括我國的專利法都對(duì)專利產(chǎn)品的介紹提供了“絕對(duì)”的保護(hù)，也就是說，不論制造者的主觀意愿如何，也不論制造者是否實(shí)際知曉專利權(quán)的存在，只要是不經(jīng)過專利權(quán)人同意而制造專利產(chǎn)品都會(huì)構(gòu)成侵犯專利權(quán)的行為。在實(shí)施專利的幾種行為中，專利法對(duì)制造行為所提供的保護(hù)最為嚴(yán)格，換句話說，專利法對(duì)制造侵權(quán)行為的判定也最為直接和嚴(yán)格。

與專利法對(duì)專利產(chǎn)品的制造行為提供“絕對(duì)保護(hù)”不同，專利法對(duì)產(chǎn)品的使用行為所提供的是“相對(duì)保護(hù)”，若要使用者承擔(dān)全部民事責(zé)任，必須滿足兩個(gè)條件：①、使用的產(chǎn)品是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造的；②、使用者必須是故意侵權(quán)。專利法第六十三條第一款（一）規(guī)定，專利權(quán)人制造、進(jìn)口或者經(jīng)專利權(quán)人許可而制造、進(jìn)口的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品售出后，使用該產(chǎn)品，不視為侵權(quán)行為（也即專利法規(guī)定的權(quán)利用盡原則）。并且，專利法還規(guī)定，使用者不知道未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造或者售出的專利產(chǎn)品，并且能夠證明其合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任；由不知道到知道的轉(zhuǎn)化是由專利權(quán)人發(fā)出通知或者告警來實(shí)現(xiàn)的，所以，如果沒有接收到專利權(quán)人發(fā)送的通知或者告警，使用者即使知道其使用的產(chǎn)品屬于專利產(chǎn)品，其仍然可以繼續(xù)使用，直到接收到專利權(quán)人發(fā)送的通知或者告警為止。而從使用者開始使用該專利產(chǎn)品到專利權(quán)人發(fā)出通知或者告警的這段時(shí)間很有可能會(huì)是很漫長(zhǎng)的，所以這給專利權(quán)人帶來的損失是不可估量的。

下面通過一個(gè)具體例子闡述制造侵權(quán)優(yōu)先的重要性。

筆者前段時(shí)間負(fù)責(zé)撰寫某公司（下面簡(jiǎn)稱為Z公司）一件專利申請(qǐng)，該專利申請(qǐng)的技術(shù)方案涉及一種具有過流保護(hù)作用的裝置（下面簡(jiǎn)稱A裝置），在與Z公司發(fā)明人和專利負(fù)責(zé)人溝通過程中，了解到A裝置可以應(yīng)用在各種電路中，最有可能應(yīng)用在B電路或者C電路中，所以筆者撰寫了三個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求:一種A裝置，一種包含該A裝置的B電路，以及一種包含該A裝置的C電路，但是Z公司的專利負(fù)責(zé)人在看完筆者撰寫的申請(qǐng)文件后，要求刪去后兩個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求，他認(rèn)為只需要申請(qǐng)保護(hù)A裝置就可以了，因?yàn)樗藷o論制造該A裝置，或者制造包含該A裝置的B電路，或者制造包含該A裝置的C電路，都屬于侵權(quán)，所以沒必要申請(qǐng)保護(hù)B電路和C電路。

筆者向Z公司的專利負(fù)責(zé)人闡述了制造侵權(quán)的必要性，以及只包含A裝置的獨(dú)立權(quán)利要求存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)之后，該公司的專利負(fù)責(zé)人最終改變了看法，聽取了筆者的意見。

如果只撰寫保護(hù)A裝置的獨(dú)立權(quán)利要求，會(huì)存在以下風(fēng)險(xiǎn)，很有可能會(huì)在后續(xù)的侵權(quán)糾紛中給專利權(quán)人帶來不利：

①、如果所述A裝置作為獨(dú)立的產(chǎn)品被Z公司出售，則Z公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（假設(shè)為X公司）可以從市場(chǎng)購買到該A裝置，并將該A裝置應(yīng)用在B電路或者C電路中，由于權(quán)利用盡原則，X公司的行為不屬于侵權(quán)行為，Z公司無權(quán)要求X公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

②、在Z公司將所述A裝置作為獨(dú)立的產(chǎn)品出售，同時(shí)，Y公司制造并銷售該A裝置，X公司從Y公司購買到所述A裝置，并將該A裝置應(yīng)用在B電路或者C電路中，則Z公司只能要求Y公司承擔(dān)賠償責(zé)任，而X公司可以以不知道該A裝置是未經(jīng)Z公司許可而制造并售出的專利產(chǎn)品為由拒絕賠償，由于X公司可以證明其使用的A裝置來自于Y公司，所以Z公司無法要求X公司承擔(dān)賠償責(zé)任。另外，即使所述A裝置不作為獨(dú)立的產(chǎn)品出售，Y公司制造該A裝置，并銷售給X公司，當(dāng)涉及侵權(quán)糾紛的時(shí)候，X公司仍然可以以不知道該A裝置是未經(jīng)Z公司許可而制造并售出的專利產(chǎn)品為由拒絕賠償，Z公司仍然無法要求X公司承擔(dān)賠償責(zé)任。另外，即使是可以判定X公司的侵權(quán)行為屬于故意侵權(quán)，其賠償金額是無法與制造侵權(quán)的賠償金額相比的。

如果權(quán)利要求書中包含了B電路和C電路的獨(dú)立權(quán)利要求，則可以避免上述問題的出現(xiàn)，根據(jù)制造侵權(quán)的定義，上述X公司通過購買該A裝置，并應(yīng)用在B電路或者C電路中的行為屬于制造侵權(quán)行為，也就是說，不論X公司的主觀意愿如何，也不論X公司是否實(shí)際知曉專利權(quán)的存在，只要是不經(jīng)過專利權(quán)人Z公司的同意而制造A裝置、B電路或C電路，都會(huì)構(gòu)成侵犯專利權(quán)的行為。Z公司可以要求X公司承擔(dān)賠償責(zé)任，并且賠償日期從制造之日起計(jì)算。

所以代理人在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，應(yīng)該與發(fā)明人進(jìn)行充分溝通，充分了解技術(shù)放案的同時(shí)，還要了解該發(fā)明可能存在的各種應(yīng)用，從產(chǎn)業(yè)鏈（直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、下游的供應(yīng)商、上游運(yùn)營(yíng)商）的角度去思考權(quán)利要求的布局。

2、方法和裝置并重原則

根據(jù)審查指南第9章第四節(jié)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于涉及計(jì)算機(jī)軟件的專利申請(qǐng)來說，其權(quán)利要求書的獨(dú)立權(quán)利要求可以寫成一種方法權(quán)利要求，也可以寫成一種裝置權(quán)利要求。所以在原本可以同時(shí)包含方法權(quán)利要求和產(chǎn)品權(quán)利要求的權(quán)利要求書，如果只單獨(dú)包含其中的任意一個(gè)都會(huì)給專利權(quán)人帶來一定程度上的權(quán)利損失。

方法發(fā)明通常可以分為三種類型：制造加工方法、作業(yè)方法和使用方法，其中除了制造加工方法能夠享受“延伸保護(hù)”，也就是將方法專利權(quán)的保護(hù)延伸到依照該方法所直接獲取的產(chǎn)品，而對(duì)于后兩種方法來說，實(shí)施專利的行為僅僅是“使用該方法”。所以對(duì)于只包含方法權(quán)利要求的專利申請(qǐng)，根據(jù)專利法，最終用戶通常是不會(huì)直接侵犯專利權(quán)的（因?yàn)槠湫袨榉恰吧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的”），而生產(chǎn)使用該方法的產(chǎn)品的制造商通常也不會(huì)侵犯方法專利權(quán)，因?yàn)樗鼪]有使用這個(gè)方法，它僅僅將該專利方法裝入其產(chǎn)品，使其產(chǎn)品具有使用方法后的功能，因此，產(chǎn)品制造商沒有專利法中規(guī)定的侵犯方法權(quán)利要求的行為，沒有直接侵權(quán)。根據(jù)北京高法的有關(guān)專利侵權(quán)的意見，雖然在北京法院的管轄范圍內(nèi)可以直接追究為最終用戶制造裝有專利方法的產(chǎn)品的產(chǎn)品制造商的“間接侵權(quán)”責(zé)任。但是，根據(jù)同一個(gè)意見的其它條款，認(rèn)定是間接侵權(quán)的舉證難度較大。根據(jù)這些條款，如果專利權(quán)人僅有方法權(quán)利要求，專利權(quán)人就只能通過間接侵權(quán)來保護(hù)自己的權(quán)利，增加了專利權(quán)人行使權(quán)利的難度和代價(jià)。所以，很顯然，僅僅具有方法權(quán)利要求很難對(duì)一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行全方位保護(hù)。

對(duì)于通信領(lǐng)域的方法申請(qǐng)，由于使用該方法的，一般是運(yùn)營(yíng)商，為此，許多企業(yè)專利負(fù)責(zé)人常會(huì)認(rèn)為申請(qǐng)方法發(fā)明沒有意義，因?yàn)槠洳粫?huì)去告運(yùn)營(yíng)商侵權(quán)。確實(shí)，產(chǎn)品制造商一般情況下是不會(huì)去告運(yùn)營(yíng)商侵權(quán)的，但不代表該方法專利沒有意義，該方法專利可以在運(yùn)營(yíng)商的招標(biāo)中起到杠桿的作用，從而使得在其與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶占市場(chǎng)過程，或者合作談判中占據(jù)主動(dòng)地位。

綜上，可以看出，合理、有效的權(quán)利要求布局對(duì)專利權(quán)人權(quán)利進(jìn)行全面、有效的保護(hù)，需要代理方與企業(yè)方之間的充分溝通、交流，才有可能構(gòu)建合理、有效的權(quán)利要求布局。

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