禁止反悔原則淺析

2005-12-08

文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司逯長明

　　禁止反悔原則存在于一個技術(shù)方案自專利申請、權(quán)利產(chǎn)生到權(quán)利終結(jié)的全過程中。該原則具有廣義和狹義二種解釋。廣義的解釋為，技術(shù)方案自公開之日起，無論在權(quán)利成立過程中還是權(quán)利成立后的權(quán)利維持、侵權(quán)訴訟，以作為其它技術(shù)方案的對比前案，都不允許對其內(nèi)容作前后矛盾的差別解釋。這種解釋來源于民法基本原則中的誠實信用原則和公平原則。從誠實信用原則角度看，禁止對技術(shù)方案的相同內(nèi)容作前后矛盾的差別解釋，有利于維護社會生活的正常秩序和安全；從公平原則角度看，則有利于維護申請人或權(quán)利人的權(quán)利、義務(wù)的穩(wěn)定性，進而有利于調(diào)整申請人、權(quán)利人與公眾之間的利益關(guān)系。禁止反悔原則廣義解釋對于技術(shù)方案自專利申請、權(quán)利產(chǎn)生到權(quán)利終結(jié)的全過程中具有廣泛的意義，包括申請文件本身的禁止反悔、專利審批和專利維持過程中的禁止反悔。例如，如果沒有申請文件本身的禁止反悔，就意味著允許對說明書及附圖等經(jīng)過確認(rèn)的法律文件的內(nèi)容在侵權(quán)訴訟過程中變更原來記載的含義，從而使對權(quán)利要求的解釋超出說明書及附圖原始公開的范圍，這顯然不符合專利法33條、56條的規(guī)定。

　　禁止反悔原則的狹義解釋，是指專利申請人或者專利權(quán)人在專利授權(quán)或者維持程序中，為滿足專利法及其實施細(xì)則關(guān)于授予專利權(quán)的實質(zhì)性條件的要求，在專利文件中或者通過書面聲明或者記錄在案的陳述等，對專利權(quán)保護范圍所作的具有限制作用的任何修改或者意見陳述,對權(quán)利人有約束作用，在專利侵權(quán)訴訟中禁止反悔。具體說，狹義解釋禁止反悔原則，是指在專利審批、撤銷或無效程序中，專利權(quán)人為確定其專利具備新穎性和創(chuàng)造性，通過書面聲明或者修改專利文件的方式，對專利權(quán)利要求的保護范圍作了限制承諾或者部分地放棄了保護，并因此獲得了專利權(quán)，而在專利侵權(quán)訴訟中，法院適用等同原則確定專利權(quán)的保護范圍時，應(yīng)當(dāng)禁止專利權(quán)人將已被限制、排除或者已經(jīng)放棄的內(nèi)容重新納入專利權(quán)保護范圍，即專利權(quán)人對權(quán)利要求中技術(shù)特征的解釋應(yīng)當(dāng)前后一致。按照這種說法，適用禁止反悔原則的適用條件是：第一，專利權(quán)人對有關(guān)技術(shù)特征所作的限制承諾或者放棄必須是明示的，而且已經(jīng)被記錄在專利審批文件中，例如記載在審查意見答復(fù)文件中，以及，限制承諾或者放棄保護的技術(shù)內(nèi)容，必須對專利權(quán)的授予或者維持專利權(quán)有效產(chǎn)生了實質(zhì)性作用。

　　需要明確的問題是，在適用禁止反悔原則時，禁止反悔的范圍是否應(yīng)當(dāng)包括申請文件的禁止反悔，如何理解禁止反悔的明示內(nèi)容。

　　一般認(rèn)為，專利權(quán)人在專利審批或無效程序中，發(fā)明人通常都試圖得到一個較寬的保護范圍，但是如果權(quán)利要求限定的保護范圍過寬，超出了說明書及附圖公開的實施例的支持范圍，就會損害公眾的利益。因此，申請人為獲得專利權(quán)，有時需要根據(jù)審查員提出的對比技術(shù)，按照審查員的意見，對權(quán)利要求中一些保護范圍過寬，概念比較模糊的技術(shù)特征以及相似技術(shù)方案、技術(shù)特征作出說明，在說明過程中不得不在技術(shù)上作出一些放棄、修改、承諾，否則就難以得到專利權(quán)。這種對承諾、認(rèn)可、放棄、修改的內(nèi)容的說明需要通過書面形式明示，而且說明的結(jié)果往往是縮小或澄清專利的保護范圍，只有當(dāng)這種承諾、認(rèn)可、放棄行為與專利授權(quán)或維持專利權(quán)有效有關(guān)，構(gòu)成了專利權(quán)有效的基礎(chǔ)，對專利權(quán)的有效起來作用，在專利侵權(quán)訴訟中才不能反悔。因此，可以認(rèn)為，只要專利權(quán)人在專利審批或無效程序中明示的內(nèi)容與專利授權(quán)或維持專利權(quán)有效有關(guān)，就應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則。

　　那么，申請文件的反悔，即說明書及附圖所記載的內(nèi)容是否適用禁止反悔？專利法第五十六條指出：“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求。”。審查指南第二部分第二章3.2.1節(jié)也指出：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。權(quán)利要求書不僅應(yīng)當(dāng)在表述形式上得到說明書的支持，而且應(yīng)當(dāng)在實質(zhì)上得到說明書的支持。”就是說，權(quán)利要求書中的每一項權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書中公開的內(nèi)容直接得到或者概括得出的技術(shù)方案，并且權(quán)利要求的范圍不得超出說明書記載的內(nèi)容。

　　因此，權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)由說明書和附圖中公開的一個或者多個實施例概括而成。如果權(quán)利要求概括的保護范圍適當(dāng)，其保護范圍會正好適應(yīng)說明書即附圖所公開的內(nèi)容。審查員在專利審查過程中，通常參照相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)對權(quán)利要求概括得是否恰當(dāng)進行判斷，以使概括恰當(dāng)?shù)臋?quán)利要求既不超出專利申請原始公開的范圍，也不使申請人應(yīng)獲得的權(quán)益受到損害。在這種情況下，如果在侵權(quán)訴訟中允許權(quán)利人對說明書或附圖公開的內(nèi)容反悔，就可能作出超出原始公開的范圍的說明，使權(quán)利要求的概括的保護范圍的邊界發(fā)生變化，從而使權(quán)利要求的概括超出申請文件原始公開的范圍。因此，專利權(quán)人在專利審批或無效程序中，對說明書及附圖作出的這種確認(rèn)、認(rèn)可等，對確定、理解權(quán)利要求保護范圍有是實質(zhì)性的影響，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為與專利授權(quán)或維持專利權(quán)的有效有關(guān)，屬于禁止反悔的范圍。

　　因此，對于專利法第五十六條第一款所稱“說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求”的正確理解，應(yīng)當(dāng)是指在確定專利權(quán)保護范圍時，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求記載的技術(shù)特征的含義和澄清權(quán)利要求記載的技術(shù)特征和科技術(shù)語的含糊不清之處，并禁止專利權(quán)人反悔。然而，由于專利撰寫水平以及技術(shù)研發(fā)的限制，申請階段的說明書及附圖往往會出現(xiàn)實施例過少或權(quán)利要求缺乏實施例支持的情況，在對審查員的審查意見進行答復(fù)獲得專利授權(quán)后的訴訟過程中，又會出現(xiàn)權(quán)利要求保護范圍過窄或者利用全面覆蓋原則難以確認(rèn)侵權(quán)的情況，這時專利權(quán)人通常會借助于等同原則的幫助確認(rèn)侵權(quán)。

　　等同原則是指被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）中有一個或者一個以上技術(shù)特征經(jīng)與專利獨立權(quán)利要求保護的技術(shù)特征相比，從字面上看不相同，但經(jīng)過分析可以認(rèn)定兩者是相等同的技術(shù)特征。實踐中，同時滿足以下兩個條件的技術(shù)特征可以認(rèn)為是等同特征：一是被控侵權(quán)物中的技術(shù)特征與專利權(quán)利要求中的相應(yīng)技術(shù)特征相比，以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，產(chǎn)生了墓本相同的效果；二是對該專利所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說，通過閱讀專利權(quán)利要求和說明書，無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的技術(shù)特征。

　　通常，在訴訟程序中解釋權(quán)利要求時，如果說明書僅描述了實現(xiàn)該功能或者效果的一種具體實施方式的，應(yīng)當(dāng)將該技術(shù)特征解釋為僅覆蓋了這一具體實施方式及其等同方式。如果說明書描述了實現(xiàn)該功能或者效果的多種具體實施方式，而且權(quán)利要求記載的功能或者效果技術(shù)特征是對這些具體實施方式所共有的功能或者效果的適當(dāng)概括的，應(yīng)當(dāng)將該技術(shù)特征解釋為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)該功能或者效果的具體實施方式。可見，在訴訟程序中，說明書中采用具體概念描述的技術(shù)特征，在權(quán)利要求中采用上位概念來表述的，法院通常以說明書中提到的具體實施方式和所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員通過閱讀說明書及附圖不經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就可以聯(lián)想到的其他實施方式來解釋該上位概念。因此，如果允許等同原則放肆使用，有可能由于缺少限制而增加原始申請中沒有公開的技術(shù)方案而擴大權(quán)利要求的保護范圍，這相當(dāng)于將申請人在申請階段利用多個實施例概括出較寬保護范圍的權(quán)利延續(xù)到了審批階段。因此，禁止反悔原則作為等同原則的一個限制原則，在適用上發(fā)生沖突時，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用禁止反悔原則，這樣才能兼顧對公眾的公平。

　　因此，在專利審批程序中，申請人明示說明的內(nèi)容既可能涉及權(quán)利要求，也可能涉及說明書及附圖，所有說明的內(nèi)容只要經(jīng)申請人與審查員確認(rèn)后發(fā)生法律效力，都應(yīng)當(dāng)包括在禁止反悔之列。

　　如何理解禁止反悔的明示內(nèi)容，是影響禁止反悔原則適用的另一個問題。

　　由于受到檢索和對技術(shù)方案理解的局限，審查員代表公眾對專利申請進行審查時，可能僅發(fā)現(xiàn)一部分問題，并就這些問題要求申請人作出說明，還可能會有一部分問題沒有被審查員發(fā)現(xiàn)并指出，通常這部分問題會在無效階段通過申請文件的修改和答辯解決。可見，這兩部分問題會在不同的階段影響專利申請的權(quán)利要求是否成立，或影響其穩(wěn)定性。因此，申請人在答復(fù)審查意見時，對于審查員明確指出的問題的答復(fù)，即以明示的方式作出的放棄、修改、承諾，可以認(rèn)為對于專利權(quán)的成立和有效有影響。

　　然而，有些問題審查員可能在審查意見中沒有指出或沒有發(fā)現(xiàn)，這些沒有被審查員指出的問題，也可能在后續(xù)的審查過程中或無效階段被用于作為否定權(quán)利要求的依據(jù)，為了盡快獲得授權(quán)或減少確權(quán)、維權(quán)的成本，需要在審查過程中盡可能多地解決一些問題，即需要主動對所述第二部分問題也作出必要的放棄、修改、承諾。這種明示的說明也可以看作對于專利權(quán)的成立有影響，否則，申請人就不需要作這種多余的解釋了。對于審查員未指出問題的說明，往往是申請人的主動說明，如果這種說明不影響對審查員所指出問題的答復(fù)，且有利于專利的授權(quán)或使申請文件更清楚、簡明，在沒有超出審查指南的規(guī)定時，這樣的說明通常是被接受的。問題的關(guān)鍵在于，這種說明是否屬于禁止反悔的范疇。

　　按照審查指南，申請人應(yīng)當(dāng)在說明書中記載幫助理解發(fā)明創(chuàng)造不可缺少的內(nèi)容、確定發(fā)明創(chuàng)造具有新穎性、創(chuàng)造性和實用性所需的內(nèi)容以及再現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造所需的內(nèi)容，而且要主題明確且用詞準(zhǔn)確。如果申請人在專利審查期間對審查員沒有指出的問題進行超出說明書及附圖的說明或者突出強調(diào)某些內(nèi)容，可以認(rèn)為申請人意欲通過原始申請文件沒有公開的內(nèi)容，對審查員所指出問題以外的問題所作的進一步說明，目的是減少后續(xù)審批階段或無效階段可能遇到的麻煩，以及影響審查員加快授權(quán)的進程。如果申請人的答復(fù)不是為此目的，顯然這種說明是多余的，因此，只要這種說明得到審查員的明示或默示確認(rèn)，就不應(yīng)當(dāng)允許專利權(quán)人在訴訟程序中對專利審批過程中的說明進行多余指定。即不能將審批過程中著重強調(diào)說明的內(nèi)容在侵權(quán)訴訟過程中反而強調(diào)不重要，從而避免對權(quán)利要求作過寬的解釋。

　　禁止反悔原則作為等同原則下面的一個原則，在具體適用時，其優(yōu)先級高于等同原則。
該原則有兩個重要的作用：一是排除等同特征，二是對已有特征的確認(rèn)性說明。所謂排除等同特征，可以通過舉例的方式明示排除，也可以通過確認(rèn)內(nèi)容的方式默示排除，即，除確認(rèn)的內(nèi)容，其余都排除。所謂對已有特征的確認(rèn)性說明，是對說明書中不確定內(nèi)容的進一步說明。這種說明可以在申請文件的主動修改時，或在審批過程中的答辯時完成，是對有法律效力的申請文件的補充，因此也應(yīng)當(dāng)認(rèn)為有法律效力。按照審查指南的規(guī)定，說明書是對權(quán)利要求書的證明或說明性文件，理應(yīng)有詳細(xì)的確認(rèn)性說明或等同性說明，即實質(zhì)以多個實施例的說明，概括出范圍更寬的權(quán)利要求，但是對于存在的和說明不清楚的內(nèi)容，如果在審批過程中進行強調(diào)說明，則也不應(yīng)當(dāng)允許在訴訟程序中反悔。

　　一般認(rèn)為，審批階段的確認(rèn)性說明，是在說明書及附圖原始公開內(nèi)容證明力不足的情況下的補充性說明，這種說明一旦得到審查員的明示或默示確認(rèn)，就會產(chǎn)生證明力，從而使權(quán)利要求書的保護范圍得到確認(rèn)或澄清，這說明確認(rèn)性說明由于證明力的存在而對權(quán)利要求的成立、穩(wěn)定性存在客觀的影響，即，由于確認(rèn)性說明而禁止權(quán)利要求中特征的等同；由于增加說明的內(nèi)涵和內(nèi)容而確定權(quán)利要求的邊界。因此，所有在專利審批或無效階段由申請人明示的內(nèi)容，無論與審查員指出的問題是否有關(guān)，只要經(jīng)申請人與審查員確認(rèn)后發(fā)生法律效力，都應(yīng)當(dāng)包括在禁止反悔之列。

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