文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 吳連瑜

　　2020年11月11日，中華人民共和國(guó)第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十三次會(huì)議通過(guò)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)著作權(quán)法〉的決定》，第三次修改的《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》自2021年6月1日起施行，標(biāo)志著我國(guó)的著作權(quán)法建設(shè)邁上了新的臺(tái)階，為我國(guó)不斷發(fā)展壯大的文化產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)保駕護(hù)航。

　　一、案情基本情況介紹

　　1、異議人曾弘杰在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日之前已經(jīng)對(duì)其享有著作權(quán)的美術(shù)作品進(jìn)行公開(kāi)發(fā)表

　　下述美術(shù)作品由異議人曾弘杰在2016年5月10日設(shè)計(jì)完成，首次發(fā)表日期為2016年5月10日，并在2020年12月3日在國(guó)家版權(quán)局進(jìn)行作品登記，登記號(hào)為國(guó)作登字-2020- F-00011838。《作品登記證書(shū)》顯示該作品名稱(chēng)為“Monkey King Wild & Wreaks Havoc”。

圖一 美術(shù)作品展示

　　被異議人杭州巨星引力品牌管理有限公司于2020年6月24日在第35類(lèi)“廣告；為零售目的在通信媒體上展示商品；特許經(jīng)營(yíng)的商業(yè)管理；替他人采購(gòu)（替其他企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)）；替他人推銷(xiāo)；通過(guò)網(wǎng)站提供商業(yè)信息；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)；為公司提供外包行政管理；為商品和服務(wù)的買(mǎi)賣(mài)雙方提供在線市場(chǎng)；藥品零售或批發(fā)服務(wù)”服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)第47547140號(hào)商標(biāo)，該商標(biāo)于2020年11月13日初審公告。異議人曾弘杰在2021年2月9日委托我方以“侵犯在先著作權(quán)”為由對(duì)該商標(biāo)提起異議申請(qǐng)，請(qǐng)求對(duì)該商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)。

圖二 被異議商標(biāo)

　　根據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定：申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，......。

　　《商標(biāo)審查審理指南》中對(duì)在先權(quán)利進(jìn)行了進(jìn)一步的解釋?zhuān)罕緱l規(guī)定的在先權(quán)利是指在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日之前已經(jīng)取得的，除商標(biāo)權(quán)以外的其他權(quán)利，包括字號(hào)權(quán)、著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)、地理標(biāo)志以及應(yīng)予保護(hù)的其他合法在先權(quán)益。

　　同時(shí)，《商標(biāo)審查審理指南》規(guī)定：未經(jīng)著作權(quán)人的許可，將他人享有著作權(quán)的作品申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，應(yīng)認(rèn)定為對(duì)他人在先著作權(quán)的損害，系爭(zhēng)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)注冊(cè)或者予以無(wú)效宣告。

　　異議人所主張的被異議商標(biāo)侵犯其著作權(quán)需要從以下四個(gè)方面去證明：1、在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前異議人已在先享有著作權(quán)；2、被異議商標(biāo)與異議人在先享有著作權(quán)的作品相同或者實(shí)質(zhì)性相似；3、被異議人接觸過(guò)或者有可能接觸到異議人享有著作權(quán)的作品；4、被異議人申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)的行為未經(jīng)著作權(quán)人的許可。

　　異議人站酷ZCOOL網(wǎng)站的個(gè)人主頁(yè)（https://www.zcool.com.cn/u/2732656/profile#tab_anchor）顯示，J.T studio是由異議人曾弘杰（英文名Jei Tseng）2014年在中國(guó)臺(tái)灣所創(chuàng)立的個(gè)人工作室，曾弘杰畢業(yè)于設(shè)計(jì)學(xué)院，喜歡畫(huà)畫(huà)及創(chuàng)作，自幼就很喜歡西游記的故事，因此將西游記系列作為第一個(gè)系列作品，將現(xiàn)代流行元素結(jié)合中國(guó)文化、漫畫(huà)風(fēng)格的手工藝術(shù)創(chuàng)作。異議人在站酷ZCOOL網(wǎng)站擁有11371位粉絲，人氣值高達(dá)1887444。

圖三 異議人在站酷ZCOOL網(wǎng)站主頁(yè)截圖

　　異議人隨案提供了站酷ZCOOL網(wǎng)站中關(guān)于異議人作品創(chuàng)作歷程的打印件，顯示著作權(quán)作品形象發(fā)表在2018年12月，并且該系列作品經(jīng)過(guò)宣傳和發(fā)表，獲得了一定的曝光度和知名度。

圖四 異議人在站酷ZCOOL網(wǎng)站主頁(yè)截圖

　　站酷ZCOOL網(wǎng)站中作者主頁(yè)顯示個(gè)人工作室官方網(wǎng)站為www.jtstudio.com.tw，異議人隨案提供了異議人個(gè)人工作室官網(wǎng)打印件，官網(wǎng)首頁(yè)顯示如下信息：JT Studio由個(gè)人設(shè)計(jì)工作室的曾弘杰（Jei Tseng 曾弘杰）創(chuàng)立，成立于2014年。開(kāi)始手工制作心中的愿望，充滿(mǎn)藝術(shù)感，多邊形風(fēng)格的人物，結(jié)合了現(xiàn)代流行元素1/6動(dòng)作人物。曾弘杰從小就喜歡《西游記》，因此“西游記”作為臺(tái)灣作品的首創(chuàng)，是打破了《西游記》的傳統(tǒng)印象，創(chuàng)造了JT風(fēng)格的人物，全都是手工制作的系列。原創(chuàng)作品-JT工作室2017年的街頭面具系列，將鄉(xiāng)村文化和街頭風(fēng)格結(jié)合到藝術(shù)品中。

圖五 異議人個(gè)人工作室官網(wǎng)截圖

　　異議人在新浪微博2014年10月1日注冊(cè)了名為“JTstudio_Art”的賬號(hào)用于作品在大陸地區(qū)的宣傳推廣及網(wǎng)絡(luò)發(fā)表，并在2014年10月3日發(fā)表第一篇微博內(nèi)容。異議人隨案提供了微博宣傳打印頁(yè)，顯示異議人在微博對(duì)本案著作權(quán)作品進(jìn)行多次的公開(kāi)發(fā)表，并且發(fā)表日期均早于本案被異議商標(biāo)申請(qǐng)日（2020年6月24日）。

圖六 異議人微博賬號(hào)“JTstudio_Art”發(fā)布內(nèi)容截圖

　　在上海市東方公證處公證人員陪同下由異議人代理人通過(guò)賬號(hào)密碼登錄異議人曾宏杰的個(gè)人微博并對(duì)內(nèi)容進(jìn)行了公證，異議人隨案提供了上海市東方公證處出具的《公證書(shū)》，在提交的聲明文件中表示“申請(qǐng)辦理的新浪微博的相關(guān)網(wǎng)頁(yè)保全證據(jù)公證事務(wù)中，所保全的微博賬號(hào)“JTstudio_Art”，系本人個(gè)人注冊(cè)使用。本人保證未對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行過(guò)任何修改和處理，也不會(huì)侵犯他人合法權(quán)益和個(gè)人隱私。僅用于今后商標(biāo)行政案件及訴訟證據(jù)之用。”該份公證文件可以證明在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日之前異議人作品的公開(kāi)發(fā)表及宣傳使用情況，并且被異議人具有接觸到異議人美術(shù)作品的可能性。

　　可見(jiàn)，異議人作為“Monkey King Wild & Wreaks Havoc”美術(shù)作品的著作權(quán)人，在作品完成日2016年5月10日至被異議商標(biāo)申請(qǐng)日2020年6月24日已經(jīng)進(jìn)行了大量的公開(kāi)發(fā)表和使用。被異議商標(biāo)與異議人享有在先著作權(quán)的美術(shù)作品近乎完全相同，極易使相關(guān)公眾對(duì)商品或服務(wù)來(lái)源產(chǎn)生錯(cuò)誤關(guān)聯(lián)。被異議人在接觸過(guò)或者有可能接觸到該圖形作品的前提下，未經(jīng)異議人授權(quán)注冊(cè)與該作品極為近似的被異議商標(biāo)，其目的就是假借異議人美術(shù)作品的知名度去混淆公眾，進(jìn)而造成異議人權(quán)利受損。

　　2、被異議人杭州巨星引力品牌管理有限公司經(jīng)營(yíng)范圍包括“知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)”，被異議人作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)其申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)的行為違反了《商標(biāo)法》第十九條之規(guī)定

　　根據(jù)《商標(biāo)法》第十九條第四款之規(guī)定：商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不得申請(qǐng)注冊(cè)非代理服務(wù)商標(biāo)。

　　同時(shí)在《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》中在關(guān)于商標(biāo)法第十九條第四款商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的認(rèn)定中規(guī)定：已經(jīng)備案的從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的主體、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照中記載從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的主體、以及雖未備案但實(shí)際從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的主體，屬于商標(biāo)法第十九條第四款規(guī)定的“商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”。

　　因此，由上述表述可知只要公司的經(jīng)營(yíng)范圍包含商標(biāo)代理、商標(biāo)代理服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)，不論其是否在商標(biāo)局進(jìn)行代理機(jī)構(gòu)備案，都將被認(rèn)定為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，其申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的行為要受到《商標(biāo)法》第十九條第四款的約束，如果其申請(qǐng)商標(biāo)指定使用的服務(wù)超出代理服務(wù)范圍，將不能獲準(zhǔn)注冊(cè)。

　　具體到本案，被異議人在被異議商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)的經(jīng)營(yíng)范圍包含“知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)”，不能申請(qǐng)注冊(cè)代理服務(wù)以外的商標(biāo)。但被異議商標(biāo)指定使用的第35類(lèi)“廣告；為零售目的在通信媒體上展示商品；特許經(jīng)營(yíng)的商業(yè)管理；替他人采購(gòu)（替其他企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)）；替他人推銷(xiāo)；通過(guò)網(wǎng)站提供商業(yè)信息；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)；為公司提供外包行政管理；為商品和服務(wù)的買(mǎi)賣(mài)雙方提供在線市場(chǎng)；藥品零售或批發(fā)服務(wù)”服務(wù)超出了知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)范圍，因此被異議商標(biāo)不應(yīng)被核準(zhǔn)注冊(cè)。

圖七 被異議人經(jīng)營(yíng)范圍

　　二、異議案件審查結(jié)果

　　國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在2022年1月27日作出(2022)商標(biāo)異字第0000012618號(hào)《第47547140號(hào)“圖形”商標(biāo)不予注冊(cè)的決定》，國(guó)知局審查認(rèn)為：被異議商標(biāo)“圖形”指定使用在第35類(lèi)“廣告；為零售目的在通信媒體上展示商品；特許經(jīng)營(yíng)的商業(yè)管理”等服務(wù)上。根據(jù)異議人提供的證據(jù)經(jīng)審理查明，被異議人營(yíng)業(yè)執(zhí)照中含“知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)”除對(duì)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)外，不得申請(qǐng)注冊(cè)其他商標(biāo)。故被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)違反了《商標(biāo)法》第十九條第四款之規(guī)定。異議人稱(chēng)被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)侵犯其在先著作權(quán)，并提供了其國(guó)作登字-2020-F-00011838號(hào)作品登記證書(shū)、ZCOOL網(wǎng)站的個(gè)人主頁(yè)關(guān)于其美術(shù)作品的介紹及公開(kāi)發(fā)表材料、微博及FACEBOOK中關(guān)于其美術(shù)作品的公開(kāi)發(fā)表、被異議人公司人員孫鎏與異議人的微信對(duì)話截圖等證據(jù)材料，上述證據(jù)材料可以證明異議人對(duì)其享受在先著作權(quán)。被異議商標(biāo)圖形與異議人該美術(shù)作品人物頭部在設(shè)計(jì)構(gòu)思、整體外觀等方面無(wú)明顯差異，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似。異議人提供的被異議人公司人員孫鎏與異議人的微信對(duì)話截圖可以證明被異議人存在知曉異議人該美術(shù)作品的可能。因此，被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)已構(gòu)成對(duì)異議人在先著作權(quán)的侵犯。依據(jù)《商標(biāo)法》第十九條第四款、第三十二條、第三十五條規(guī)定，國(guó)知局決定：第47547140號(hào)“圖形”商標(biāo)不予注冊(cè)。

　　三、對(duì)享有著作權(quán)的美術(shù)作品商標(biāo)性保護(hù)的思考

　　為何越來(lái)越多的小眾美術(shù)作品都面臨著被惡意搶注為商標(biāo)的問(wèn)題？究其原因，是圍繞美術(shù)作品價(jià)值展開(kāi)的市場(chǎng)與利益之爭(zhēng)。隨著生活的互聯(lián)網(wǎng)化，大數(shù)據(jù)和人工智能逐漸改變著藝術(shù)的生態(tài)環(huán)境，科技為藝術(shù)創(chuàng)作帶來(lái)了更多靈感和表現(xiàn)形式，這種創(chuàng)新讓藝術(shù)的魅力愈發(fā)生動(dòng)。技術(shù)進(jìn)步也為藝術(shù)品交易提供了寬廣的獲客渠道和宣傳途徑，降低成本的同時(shí)還提高了效率。而商標(biāo)惡意注冊(cè)人將他人藝術(shù)作品進(jìn)行商標(biāo)搶注，就是妄圖利用他人藝術(shù)作品知名度及其商標(biāo)價(jià)值，通過(guò)轉(zhuǎn)讓或許可使用的方式獲得非法的經(jīng)濟(jì)利益。隨著我國(guó)各類(lèi)市場(chǎng)主體對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)需求的日益增強(qiáng)，面對(duì)此類(lèi)嚴(yán)重?cái)_亂正常商標(biāo)注冊(cè)管理秩序，有損公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)規(guī)則的侵犯他人在先權(quán)利的搶注行為，應(yīng)當(dāng)受到法律的嚴(yán)格規(guī)制。

　　筆者始終認(rèn)為，知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的本意在于鼓勵(lì)和保護(hù)真正的創(chuàng)新創(chuàng)造，以此推動(dòng)人類(lèi)社會(huì)物質(zhì)文明與精神文明的繁榮發(fā)展。同樣，《商標(biāo)法》所規(guī)定的在先權(quán)利保護(hù)制度，旨在鼓勵(lì)所有市場(chǎng)主體誠(chéng)實(shí)勞動(dòng)、合法經(jīng)營(yíng)，避免“搭便車(chē)”等投機(jī)行為，以維護(hù)良好的市場(chǎng)秩序。