文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王逸君

　　引言

　　在我國當(dāng)前的專利審查過程中，國家知識產(chǎn)權(quán)局對非正常專利申請行為進(jìn)行了嚴(yán)格的排查和處理，并下發(fā)相關(guān)通知。這些措施旨在打擊不以創(chuàng)新保護(hù)為目的的專利申請行為，提升整體專利質(zhì)量。然而，有些申請人在收到非正常申請通知后，可能會感到焦慮和不安，擔(dān)心會影響自身的合法權(quán)益和創(chuàng)新成果的保護(hù)。

　　實際上，這并非無法挽回的處境，當(dāng)前的制度設(shè)計允許申請人通過合法的救濟(jì)程序進(jìn)行申訴。申請人可以按照相關(guān)規(guī)定補(bǔ)充材料、說明情況，以證明其專利申請的正當(dāng)性和合規(guī)性，從而有機(jī)會糾正誤解，爭取到合法權(quán)益。而且筆者從實踐經(jīng)驗來看，申訴通道是完全暢通的，申請人可以利用這一途徑為自己的申請行為提供合理的解釋，只要有理有據(jù)，成功概率頗高。因此，當(dāng)申請人接到相關(guān)通知時，實在不必過于緊張，而應(yīng)冷靜分析被通知的申請中可能存在的問題。與專利代理師或代理機(jī)構(gòu)深入溝通，審慎研判具體情況，共同探討最為合適的應(yīng)對方案，確保自身權(quán)益在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上得到有效保護(hù)。

　　因此，本文旨在結(jié)合現(xiàn)有法律法規(guī)和一些實際申訴經(jīng)驗，對非正常專利申請的申訴方式進(jìn)行深入分析。通過對相關(guān)法條的解讀與實踐中的案例研究，希望幫助申請人更清晰地了解在收到非正常申請通知后的應(yīng)對策略和操作步驟，以及如何在申訴過程中避免常見誤區(qū)，以便申請人能夠根據(jù)自身的實際情況作出合理判斷，最大限度地維護(hù)自身的合法權(quán)益和創(chuàng)新成果。

　　一、法規(guī)修訂歷史和現(xiàn)行法規(guī)依據(jù)

　　國家知識產(chǎn)權(quán)局于2017年對2007年制定的《關(guān)于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》（局令第45號）進(jìn)行了修改，發(fā)布了國家知識產(chǎn)權(quán)局令第75號。根據(jù)該第75號局令，國家知識產(chǎn)權(quán)局從2018年開始對非正常申請專利行為進(jìn)行了排查處置。隨后于2021年3月發(fā)布了國家知識產(chǎn)權(quán)局公告《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》 （第四一一號公告） 。從2018年至2023年，國家知識產(chǎn)權(quán)局主要是根據(jù)上述《規(guī)定》與《辦法》對非正常申請行為進(jìn)行規(guī)制。

　　此外，針對具體的認(rèn)定情形、申請人或代理人接到非正常通知后的處置方式、國家知識產(chǎn)權(quán)局的處理流程、被認(rèn)定為非正常申請專利行為的后果及相關(guān)救濟(jì)途徑等方面，國家知識產(chǎn)權(quán)局在2023年中發(fā)布的《非正常申請專利行為認(rèn)定及認(rèn)定后的辦事指南》中公布了更詳細(xì)的指引。

　　2023年12月21日，國家知識產(chǎn)權(quán)局公布了《規(guī)范申請專利行為的規(guī)定》并于2024年1月20日起施行。該規(guī)定第十三條明確了，上述2007年8月27日國家知識產(chǎn)權(quán)局令第四十五號公布的《關(guān)于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》，2017年2月28日國家知識產(chǎn)權(quán)局令第七十五號公布的《國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于修改〈關(guān)于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定〉的決定》和2021年3月11日國家知識產(chǎn)權(quán)局公告第四一一號公布的《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》同時廢止。

　　因此，當(dāng)前的非正常申請相關(guān)事宜所依據(jù)的各項法規(guī)主要包括2024年1月20日起施行的《規(guī)范申請專利行為的規(guī)定》和2023年中發(fā)布的《非正常申請專利行為認(rèn)定及認(rèn)定后的辦事指南》。此外還包括2024年1月20日起施行的《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》中 第十一條（誠實信用原則）、現(xiàn)行專利法第一條（保護(hù)創(chuàng)新）和第五條（不授予專利權(quán)條款）和民法典第七條（民事活動的誠實信用原則）。

　　二、非正常申請的一般判定和處理程序

　　《辦事指南》中重點列明了國家知識產(chǎn)權(quán)局對非正常申請專利行為的排查和處理程序。具體如下：

　　（一）非正常申請專利行為的排查：國家知識產(chǎn)權(quán)局在專利申請受理、初審、實審、復(fù)審程序或者國際申請的國際階段程序中發(fā)現(xiàn)或根據(jù)舉報獲取線索，并由各領(lǐng)域?qū)彶閱T組成的專門工作組進(jìn)行排查。

　　（二）國知局向地方知識產(chǎn)權(quán)管理部門通報：國家知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)排查結(jié)果，提出初步認(rèn)定非正常申請專利行為的意見，定期向地方知識產(chǎn)權(quán)管理部門通報涉及非正常申請專利行為的申請?zhí)枂巍?/p>

　　（三）地方知識產(chǎn)權(quán)管理部門核查并通知申請人或代理人：地方知識產(chǎn)權(quán)管理部門接到通報后開展核查，并通知申請人或代理人進(jìn)行后續(xù)處置。

　　（四）申請人或代理人接到通報后的處置：申請人或代理人接到通知后可以選擇撤回申請或提出申訴。

　　（五）國知局后續(xù)處理：國家知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)申請人或代理人的回應(yīng)，決定是否繼續(xù)認(rèn)定為非正常申請行為，并進(jìn)行相應(yīng)的處理或通知。

　　（1）對于申請方撤回申請的情況，國知局認(rèn)為符合要求的，發(fā)出“手續(xù)合格通知書”，該申請失效；認(rèn)為不符合要求的，發(fā)出“視為未提出通知書”并說明理由。申請人或代理人可以根據(jù)不符合要求的理由提交修改后的“撤回專利申請聲明”。根據(jù)經(jīng)驗，對于撤回申請的情形，出現(xiàn)不符合要求的情況較少。

　　（2）對申請方申訴的情況，國知局收到陳述意見后，對申訴材料進(jìn)行審核并作出進(jìn)一步認(rèn)定。認(rèn)為不屬于非正常申請專利行為的，將發(fā)出“審查業(yè)務(wù)專用函（轉(zhuǎn)正常）”，并恢復(fù)申請案件的正常審批流程；國知局仍然認(rèn)為屬于非正常申請專利行為的，可以發(fā)出“審查業(yè)務(wù)專用函（非正常）”或“審查意見通知書”，并指定撤回專利申請的期限或者答復(fù)期限。

　　（3）對申請人或代理人未撤回申請且未在指定期限內(nèi)提交申訴材料的情況，國知局將發(fā)出“審查業(yè)務(wù)專用函（非正常）”，并指定撤回專利申請的期限或者答復(fù)期限。

　　具體而言，在“步驟（三）”中，地方局接到通報并核查無誤后，會將通報紅頭文件、被判定有非正常申請行為之嫌的案件申請?zhí)栆约皩儆谀姆N非正常申請行為分類以書面形式通知具體案件承辦的代理機(jī)構(gòu)，由代理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)達(dá)申請人；或直接通知申請人。除紅頭文件之外，其他文件的通知方式并不統(tǒng)一，通常是在郵件中以exel附件形式列明該代理機(jī)構(gòu)在這一批非正常申請中涉及的所有案件，并要求收到通知15日內(nèi)提交撤回或申訴材料。

　　涉嫌的理由應(yīng)當(dāng)是在2024年1月20日起施行的《規(guī)范申請專利行為的規(guī)定》中闡明的八點之一。大部分情況下，通知比較籠統(tǒng)，不含有判定屬于這些情形的詳細(xì)解釋，因此申請人接到通知時有時會摸不著頭腦，不清楚為何自己的專利為何中招。因此，下文中筆者將對《規(guī)定》中這八種情形進(jìn)一步分析。

　　三、如何應(yīng)對不同的非正常申請情形

　　《規(guī)定》列舉的八點非正常申請專利行為如下：

　　（一）所提出的多件專利申請的發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容明顯相同，或者實質(zhì)上由不同發(fā)明創(chuàng)造特征、要素簡單組合形成的；

　　（二）所提出專利申請存在編造、偽造、變造發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容、實驗數(shù)據(jù)或者技術(shù)效果，或者抄襲、簡單替換、拼湊現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計等類似情況的；

　　（三）所提出專利申請的發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容主要為利用計算機(jī)技術(shù)等隨機(jī)生成的；

　　（四）所提出專利申請的發(fā)明創(chuàng)造為明顯不符合技術(shù)改進(jìn)、設(shè)計常理，或者變劣、堆砌、非必要縮限保護(hù)范圍的；

　　（五）申請人無實際研發(fā)活動提交多件專利申請，且不能作出合理解釋的；

　　（六）將實質(zhì)上與特定單位、個人或者地址關(guān)聯(lián)的多件專利申請惡意分散、先后或者異地提出的；

　　（七）出于不正當(dāng)目的轉(zhuǎn)讓、受讓專利申請權(quán)，或者虛假變更發(fā)明人、設(shè)計人的；

　　（八）違反誠實信用原則、擾亂專利工作正常秩序的其他非正常申請專利行為。

　　1.根據(jù)公開信息，目前國知局對非正常申請行為的研判首先借助計算機(jī)技術(shù)進(jìn)行篩查。實踐中也了解到，機(jī)器排查的確是非正常研判的第一步。

　　尤其地，上述第一點至第三點主要是通過機(jī)器排查得出。這些技術(shù)能夠快速識別出同日或相近日期提交的專利申請中存在大篇幅相同或相似的內(nèi)容，如發(fā)明創(chuàng)造特征的簡單組合、內(nèi)容的隨機(jī)生成等。但是，這種初步篩查雖然高效，卻存在一定的局限性。例如，在分案申請的情況下，即使這些申請的內(nèi)容符合專利法的要求，也可能因為計算機(jī)算法的局限性而被誤判為非正常申請行為。

　　遇到明顯的誤判時，申請人可以在申訴過程中詳細(xì)闡明理由，特別是對于分案申請或其他誤判情況，提供充分的解釋和證明材料。實際上，這也與上述第五點提到的“實際研發(fā)活動”密不可分。

　　收到非正常申請通知，究其本質(zhì)，往往是因為疑似觸犯了誠實信用原則。無論專利呈現(xiàn)形式存在何種問題，申訴重點往往都在于如何證明申請是基于真實的研發(fā)活動。因此，申請人如果是企業(yè)實體，應(yīng)當(dāng)特別注意構(gòu)建完善的知識產(chǎn)權(quán)管理體系，制定嚴(yán)格的知識產(chǎn)權(quán)工作流程，如建立清晰的申請審批流程，并確保每件申請都附有完整的技術(shù)交底書和審批書面依據(jù)。企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)工作人員在深入?yún)⑴c到研發(fā)工作的過程中，應(yīng)當(dāng)注意保存所有與專利相關(guān)的技術(shù)研發(fā)材料，如產(chǎn)品需求文檔（PRD）、項目立項報告、研發(fā)會議紀(jì)要等。萬一收到非正常申請通知，這些材料在進(jìn)行必要的信息脫敏處理后，可以盡量提供給知識產(chǎn)權(quán)局作為佐證材料。如果有實物產(chǎn)品，還可以提供產(chǎn)品照片、原料采購發(fā)票等實物證據(jù)。關(guān)鍵是要證明這些專利是通過實際技術(shù)研發(fā)產(chǎn)生的，符合專利法第一條保護(hù)創(chuàng)新的初衷，而非不正當(dāng)?shù)鼐幵旎蚱礈悺Ｍㄟ^這些方式，申請人可以有效證明其申請的真實性和合法性，從而有力支持申訴，確保其創(chuàng)新成果得到應(yīng)有的保護(hù)。

　　值得注意的是，這種機(jī)器篩查方式也提醒我們，在撰寫申請文件時可以考慮主動規(guī)避可能引發(fā)誤判的情形，例如避免提交內(nèi)容大篇幅相同的專利申請，以減少被計算機(jī)篩查系統(tǒng)誤判為非正常申請的風(fēng)險。此外，還可以通過精細(xì)化撰寫專利文件、明確創(chuàng)新點、合理區(qū)分技術(shù)特征等手段，降低算法篩查的誤判率。再者，對于“一案雙申”案件，建議申請人在申請時主動勾選同日申請選項，避免被機(jī)器篩查到難以解釋。

　　筆者在實踐中曾處理過一批多件被認(rèn)定為非正常申請的案件，理由分別是“同時或者先后提交發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容明顯相同、或者實質(zhì)上由不同發(fā)明創(chuàng)造特征或要素簡單組合變化而形成的多件專利申請的”和“所提交專利申請存在編造、偽造或變造發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容、實驗數(shù)據(jù)或技術(shù)效果，或者抄襲、簡單替換、拼湊現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計等類似情況的”。接到通知在2023年之前，這兩條理由來自于現(xiàn)已廢止的《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》（公告四一一號）。但從主旨上看與現(xiàn)行《規(guī)定》的前兩點基本相同。

　　經(jīng)過復(fù)查后，筆者發(fā)現(xiàn)這些專利申請均屬于機(jī)器的誤判，一部分是分案，一部分是為了保護(hù)同一個產(chǎn)品的兩個區(qū)分較大的發(fā)明點，但附圖基本相同。因此筆者決定進(jìn)行申訴，迅速協(xié)同研發(fā)團(tuán)隊準(zhǔn)備了詳實的證明材料，包括技術(shù)交底書與審批過程、研發(fā)文檔、項目報告、原料零部件發(fā)票、實物產(chǎn)品照片、生產(chǎn)線照片等。此外還根據(jù)地方局下發(fā)的通知要求提交了企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照等主體資格證明。最終，這一批案件申訴均獲得成功，收到了“審查業(yè)務(wù)專用函（轉(zhuǎn)正常）”之后順利轉(zhuǎn)入正常審查程序。這段經(jīng)歷說明，非正常申請的監(jiān)管本質(zhì)上是為了去粗取精，淘汰真正編造和不符合創(chuàng)新保護(hù)宗旨的專利。對于那些基于實際研發(fā)活動產(chǎn)生的創(chuàng)新成果，申訴程序是有效且支持的。

　　2.針對第四點“明顯不符合技術(shù)改進(jìn)、設(shè)計常理，或者變劣、堆砌、非必要縮限保護(hù)范圍”，申訴的關(guān)鍵在于明確展示方案的技術(shù)改進(jìn)點和創(chuàng)新之處，而不僅僅是簡單的技術(shù)堆砌。申請人也應(yīng)結(jié)合實際研發(fā)過程，詳細(xì)說明改進(jìn)措施是如何解決具體技術(shù)問題的，以及這些改進(jìn)如何符合技術(shù)邏輯和設(shè)計常理，這對于專利代理師而言應(yīng)當(dāng)不是難事。此外，通過提供詳實的研發(fā)文檔、改進(jìn)前后的對比分析、技術(shù)實現(xiàn)的具體細(xì)節(jié)等證據(jù)，可以有效證明申請內(nèi)容并非隨意拼湊或變劣處理，而是具有實際研發(fā)基礎(chǔ)和創(chuàng)新價值的發(fā)明創(chuàng)造。

　　3.針對第五點“申請人無實際研發(fā)活動提交多件專利申請，且不能作出合理解釋的”，關(guān)于“實際研發(fā)活動”的佐證，上文已經(jīng)詳述，不再贅述。值得一提的是，有些個人申請人可能認(rèn)為，這樣的要求有悖于專利法保護(hù)創(chuàng)新的初衷，因為許多發(fā)明創(chuàng)造的起點往往是創(chuàng)意或靈感，即使沒有具體的研發(fā)活動，只要想法深入、技術(shù)可行、有創(chuàng)新性，也應(yīng)獲得授權(quán)。然而，這一點的規(guī)定特別強(qiáng)調(diào)了“多件”，實踐中尤其是指那些在同日或短期內(nèi)提交多件相似申請的情況容易被計算機(jī)篩查系統(tǒng)識別為非正常申請行為。實際上這一規(guī)定并非為了阻礙個人申請人的真實創(chuàng)新活動，只要申請內(nèi)容不是如前文所述的簡單堆砌、編造或替換，試圖通過一個創(chuàng)意來申請多件專利，被判定為非正常的風(fēng)險并不太大。

　　即使不幸被誤判，申請人也可以通過盡量詳細(xì)地列舉自己從創(chuàng)意到申請的思維過程，提供相應(yīng)的材料和證明，來支持申訴。這包括對發(fā)明構(gòu)思過程的詳盡記錄、技術(shù)實現(xiàn)的可行性分析等，以佐證這些專利申請是基于真實的創(chuàng)新意圖而非簡單拼湊，且有具體的技術(shù)手段。通過合理的解釋和充分的證據(jù)，即使沒有實際的研發(fā)活動，仍然可以為自己的發(fā)明創(chuàng)造爭取合法的專利保護(hù)。

　　4.第六點“將實質(zhì)上與特定單位、個人或地址關(guān)聯(lián)的多件專利申請惡意分散、先后或者異地提出的”和第七點“出于不正當(dāng)目的轉(zhuǎn)讓、受讓專利申請權(quán)，或者虛假變更發(fā)明人、設(shè)計人的”，這些行為直接違背了誠實信用原則，是專利申請過程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格避免的情形。誠實信用原則是民法和知識產(chǎn)權(quán)法的重要準(zhǔn)則，要求申請人和相關(guān)方在申請和維護(hù)專利時應(yīng)當(dāng)誠實守信，不應(yīng)采取隱瞞、欺騙或規(guī)避監(jiān)管的方式來獲取不當(dāng)利益。這些行為不僅破壞了專利制度的公正性，也擾亂了正常的專利審查秩序，其通常是為了獲取更多的經(jīng)濟(jì)利益，但實際上會面臨較大的法律風(fēng)險。

　　此外順便一提，即使有些地方局發(fā)通知時未要求提供申請人的主體資格證明，申訴時最好也應(yīng)當(dāng)提供。尤其是相當(dāng)多的企業(yè)申請人，其軟硬件產(chǎn)品在社會上具有一定知名度，但從申請主體名稱看不出關(guān)聯(lián)性。這種情況最好在意見陳述時加以明確說明，使審核人員明了申請主體從事什么具體業(yè)務(wù)，將很大程度上有助于申訴成功。

　　5.另外，各省級知識產(chǎn)權(quán)管理部門根據(jù)實際情況，各自制定有申報專利申請精準(zhǔn)管理名單（即“白名單”）的要求。對于企業(yè)申請人來說，建議參照各地具體的申報條件，審查自身是否符合進(jìn)入白名單的資格。進(jìn)入白名單后，這些主體作為申請人的專利申請將被視為可信賴且合規(guī)的申請，直接避免被納入非正常申請的排查范圍。

　　四、非正常申請與誠實信用原則

　　《規(guī)定》第八點是“違反誠實信用原則、擾亂專利工作正常秩序的其他非正常申請專利行為”。

　　《民法典》中確立的誠實信用原則是民事活動的基本準(zhǔn)則，強(qiáng)調(diào)當(dāng)事人應(yīng)以誠實守信的態(tài)度進(jìn)行各類民事行為。這一原則廣泛適用于各種法律領(lǐng)域，包括合同、侵權(quán)、財產(chǎn)等方面，是維護(hù)社會秩序和公正的核心法律理念。

　　在專利法領(lǐng)域，誠實信用原則同樣發(fā)揮著重要作用。專利法實施細(xì)則第十一條明確規(guī)定了在專利申請和維護(hù)過程中必須遵循誠實信用原則。這意味著申請人在申請專利時，必須基于真實的創(chuàng)新活動，提供準(zhǔn)確、完整的資料，不得有任何編造、虛假或欺騙行為。這一規(guī)定與《民法典》中的誠實信用原則是一致的，都是為了確保各類法律行為的真實性和可靠性，是《民法典》誠實信用原則在專利領(lǐng)域的具體體現(xiàn)。

　　回到《規(guī)定》的第八點，這實質(zhì)上是一個兜底條款，其意義在于，它進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了誠信在專利申請中的重要性，確保所有不符合誠實信用原則的行為都能受到規(guī)制和約束，防止各種規(guī)避行為的出現(xiàn)，保障專利制度能夠真正服務(wù)于鼓勵和保護(hù)真實創(chuàng)新的初衷。

　　切換到申請人的角度來看，盡管非正常申請的監(jiān)管措施十分嚴(yán)格，但其真正目的是為了保護(hù)那些真正致力于技術(shù)創(chuàng)新的申請人。嚴(yán)厲的篩查和規(guī)制并不是為了為難申請人，而是為了維護(hù)專利制度的公平性和公信力，將審查資源投入給真正的創(chuàng)新者，確保他們能夠獲得應(yīng)有的保護(hù)和支持。對于那些基于真實研發(fā)活動的專利申請，這些措施不僅不會成為障礙，反而是為申請人鋪設(shè)了一條更加穩(wěn)固的創(chuàng)新之路。

　　參考文獻(xiàn)：

　　【1】《非正常申請專利行為認(rèn)定及認(rèn)定后的辦事指南》