文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李兵

　　筆者在商標(biāo)代理工作中經(jīng)常會(huì)遇到商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人咨詢?cè)撛谀男╊悇e尋求商標(biāo)注冊(cè)以保護(hù)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，或者當(dāng)名下注冊(cè)商標(biāo)被他人提起撤銷三年不使用申請(qǐng)時(shí)詢問其商標(biāo)使用行為是否被認(rèn)為是在指定的商品或者服務(wù)上的使用。這類問題看似簡(jiǎn)單，因?yàn)椤额愃粕唐泛头?wù)區(qū)分表》，也就是我們常說的商標(biāo)注冊(cè)分類表，明確劃分了四十五個(gè)類別，每個(gè)類別也劃定了各自的商品和服務(wù)項(xiàng)目。但是書本與實(shí)踐往往咫尺鴻溝，分類表中的商品或者服務(wù)放到具體的商標(biāo)使用中來做判斷時(shí)，往往還是引起注冊(cè)申請(qǐng)人甚至是從業(yè)者的困惑。

　　我們談商標(biāo)使用的劃類，首先要明確的就是什么時(shí)候需要注冊(cè)商標(biāo)以及什么叫做商標(biāo)的使用。《商標(biāo)法》第四條規(guī)定，“自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。……”，顯而易見注冊(cè)商標(biāo)的目的就是滿足申請(qǐng)人所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。同時(shí)，《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定，“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為”，這里通過列舉的方式明示出了商標(biāo)使用的具體形式，同時(shí)明確了這些使用是為了識(shí)別商品（服務(wù)）的來源。綜合上述兩法條的規(guī)定，我們?cè)趯?duì)商標(biāo)使用行為進(jìn)行類別判定時(shí)，主要就是要看申請(qǐng)人使用商標(biāo)從事的是什么生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以及各種形式的商標(biāo)使用所實(shí)現(xiàn)的識(shí)別效果。包裝、容器、商品交易文書也好，廣告宣傳、展覽及其他商業(yè)活動(dòng)也罷，都是商標(biāo)使用的具體形式，是讓消費(fèi)者等相關(guān)公眾在尋求某種商品或者服務(wù)時(shí)用以識(shí)別其來源的媒介。

　　在此，筆者結(jié)合一些代理實(shí)踐中遇到的具體情形進(jìn)一步討論一下商標(biāo)使用的類別判定問題。

　　情形一 某服裝企業(yè)第16類注冊(cè)商標(biāo)撤三案

　　某服裝企業(yè)在第16類的“紙張（文具）、信封（文具）、印刷品”等商品上注冊(cè)了商標(biāo)，后被他人提起撤三。在撤三程序中商標(biāo)所有人提供的使用證據(jù)材料主要包括1、印有該商標(biāo)的信紙，主要供其公司和門店辦公之用，上面體現(xiàn)了年份信息；2、印有該商標(biāo)的信封，主要供其公司和門店辦公之用，也會(huì)在寄信和裝票據(jù)等情況下提供給客戶和消費(fèi)者，信封背面有印刷日期和信封生產(chǎn)廠商等信息；3、印有該商標(biāo)的手提紙袋、易拉寶、海報(bào)等，用于其門店服裝銷售時(shí)使用，可通過其它關(guān)聯(lián)證據(jù)證明使用日期。

　　如果我們只從表面上看，上述證據(jù)材料看似完整地證明了該商標(biāo)在“紙張（文具）、信封（文具）、印刷品”等商品上使用，使用人、商標(biāo)、商品和使用時(shí)間等核心證明要素都具備。但是，事實(shí)可能并非如此。商標(biāo)所有人做的業(yè)務(wù)是服裝生產(chǎn)和銷售，這就是他們從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。經(jīng)銷商跟他們合作是為了尋求該品牌服裝的供應(yīng)，消費(fèi)者進(jìn)入其門店是為了購(gòu)買服裝產(chǎn)品，絕不會(huì)尋求或者認(rèn)為該商標(biāo)所有人還提供第16類上的這些商品。也就是說，上述使用行為中的商標(biāo)發(fā)揮的識(shí)別作用是在服裝上，實(shí)現(xiàn)的識(shí)別效果也只會(huì)發(fā)生在服裝上。信紙、信封、手提紙袋、易拉寶、海報(bào)等等都是為了公司的服裝業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)和銷售業(yè)務(wù)開展而產(chǎn)生的，可以被看作是該商標(biāo)在服裝上進(jìn)行使用的具體形式，即《商標(biāo)法》中明示的包裝、交易文書、宣傳等，但不能是被視為是在第16類相關(guān)商品上進(jìn)行使用。

　　換個(gè)角度來說，如果上述使用行為被認(rèn)為是在第16類指定商品上進(jìn)行的使用，那么幾乎每個(gè)服裝企業(yè)，甚至是每個(gè)實(shí)體生產(chǎn)銷售企業(yè)，都需要在第16類上注冊(cè)商標(biāo)了，這顯然不符合《商標(biāo)法》立法本意和現(xiàn)實(shí)情況。

　　情形二 某箱包生產(chǎn)商第35類注冊(cè)商標(biāo)撤三案

　　某箱包生產(chǎn)商在第35類的“廣告、替他人推銷”等服務(wù)上注冊(cè)了商標(biāo)，后被他人提起撤三。在撤三程序中商標(biāo)所有人提供的使用證據(jù)材料主要包括1、其與一些報(bào)刊雜志和互聯(lián)網(wǎng)媒體簽訂的廣告協(xié)議、發(fā)票以及發(fā)布的廣告內(nèi)容等，這些材料可以形成證據(jù)鏈證明是與使用該商標(biāo)的箱包商品有關(guān)且顯示了時(shí)間；2、該所有人在其線下專賣店招牌、店內(nèi)裝飾、宣傳彩頁(yè)等以及線上專賣店網(wǎng)頁(yè)上使用該商標(biāo)的證明材料，且證明了使用時(shí)間。

　　同樣，單從證據(jù)材料上看，好像商標(biāo)所有人確實(shí)證明該商標(biāo)使用在了廣告上，而且其銷售行為中也確實(shí)使用了該商標(biāo)。但是，顯而易見，這個(gè)商標(biāo)所有人從事的是箱包業(yè)務(wù)。這些廣告是他們委托媒體發(fā)布出來用于宣傳其箱包產(chǎn)品的，而這些線上線下專賣店使用該商標(biāo)也是為了吸引消費(fèi)者前來購(gòu)買他們自有品牌的箱包。 所以，這些使用行為都應(yīng)被看作是該商標(biāo)在第18類箱包商品上面的使用，而絕非在第35類的使用。

　　這里就不得不談到一個(gè)關(guān)于第35類注冊(cè)的重要誤區(qū)。多年以來，第35類一直在商標(biāo)注冊(cè)類別中占據(jù)著極其重要的地位，從來都是申請(qǐng)的熱門類別。很多企業(yè)認(rèn)為或者被一些宣傳引導(dǎo)從而認(rèn)為只要需要進(jìn)行產(chǎn)品或者服務(wù)的廣告宣傳或者銷售就要在第35類進(jìn)行注冊(cè)。其實(shí)這是錯(cuò)誤的看法。第35類包括的“廣告”是指從事廣告業(yè)務(wù)的公司為其它商品或者服務(wù)提供的服務(wù)，以起到向公眾宣傳這些商品或者服務(wù)的目的。企業(yè)花錢為自己的商品在媒體上投放廣告的行為是為自己的商品進(jìn)行的宣傳，是對(duì)其商標(biāo)在自己生產(chǎn)的商品上的使用，而非在第35類“廣告”服務(wù)上面的使用。

　　“替他人推銷”這項(xiàng)服務(wù)引起的誤解和爭(zhēng)議就更大了，說它是整個(gè)分類表中被討論最多的一個(gè)項(xiàng)目也不為過。圍繞它的討論話題之中最熱門一個(gè)就是超市、零售行業(yè)的商標(biāo)使用是否可以被認(rèn)為是在“替他人推銷”這一服務(wù)上的使用。這一點(diǎn)不是我們今天這個(gè)情形或者本文主題所討論的對(duì)象，所以筆者在此不做展開。筆者要提示的是，一般的生產(chǎn)銷售企業(yè)，如上述情形中的箱包品牌商，并不需要在第35類“替他人推銷”這一服務(wù)項(xiàng)目上注冊(cè)商標(biāo)才可以使用該商標(biāo)進(jìn)行品牌推廣和銷售活動(dòng)，而只需要在主營(yíng)業(yè)務(wù)，如本案的箱包，上面注冊(cè)商標(biāo)即可。

　　當(dāng)然，從避免市場(chǎng)混淆和防御的角度來看，這些生產(chǎn)銷售企業(yè)尋求第35類的注冊(cè)也是有現(xiàn)實(shí)意義的，只不過需要理性看待第35類的保護(hù)價(jià)值。

　　情形三 某體育用品公司第41類注冊(cè)商標(biāo)撤三案

　　某體育用品公司在第41類的“組織體育比賽、提供體育設(shè)施”等服務(wù)上注冊(cè)了商標(biāo)，后被他人提起撤三。在撤三程序中商標(biāo)所有人提供的使用證據(jù)材料主要包括1、其冠名并贊助其他一些企業(yè)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的體育比賽的合同、發(fā)票和比賽照片等，部分證據(jù)上顯示了商標(biāo)和具體的時(shí)間；2、一些學(xué)校、健身房等向其采購(gòu)體育用品的合同、發(fā)票和發(fā)貨單據(jù)等，這些體育用品顯示了該商標(biāo)，且證據(jù)材料顯示了具體時(shí)間；3、一些體育賽事使用其贊助或者銷售的帶有該商標(biāo)的體育用品的協(xié)議、照片等，使用時(shí)間無誤。

　　首先我們來看商標(biāo)所有人從事的業(yè)務(wù)，顯然他們是一家生產(chǎn)和銷售體育用品的公司（相同的商標(biāo)也被該公司注冊(cè)在第28類的體育用品上面）。接下來我們分析一下該公司提供的證據(jù)材料中的使用行為產(chǎn)生了什么樣的識(shí)別效果。第一組是其冠名并贊助體育比賽的證據(jù)，而且他們提供的證據(jù)材料中的照片還顯示了“某某杯乒乓球友誼賽”（“某某”就是案例中的注冊(cè)商標(biāo)），但是這種使用可以被看作是在“組織體育比賽”上進(jìn)行的使用嗎？答案恐怕是否定的。因?yàn)槠涔诿唾澲@些比賽的目的是宣傳其體育用品品牌，也就是在第28類上注冊(cè)的那枚商標(biāo)，參賽人員和觀眾得到的宣傳效果也在其主營(yíng)商品上。賽事真正的組織方是被其贊助的那些企業(yè)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或者這些企業(yè)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)所委托的賽事組織方。

　　第二和第三組證據(jù)也是如此。表面上看，商標(biāo)所有人確實(shí)向?qū)W校、健身房以及一些體育賽事提供了體育用品和設(shè)施，但是這本質(zhì)上還是一種商品銷售或者贊助行為，而非從事體育服務(wù)活動(dòng)。因此，這仍舊是商標(biāo)所有人對(duì)其第28類體育用品等項(xiàng)目上的注冊(cè)商標(biāo)的使用。

　　作為一家體育用品公司，“組織體育比賽、提供體育設(shè)施”等服務(wù)確實(shí)與其主營(yíng)業(yè)務(wù)存在一定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，所以防御性注冊(cè)無可厚非，但是同時(shí)商標(biāo)所有人也要承擔(dān)商標(biāo)有可能被撤三的風(fēng)險(xiǎn)。

　　結(jié)語

　　在制定商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)策略時(shí)，商標(biāo)使用的類別判定是個(gè)繞不開的核心問題。做類別判定時(shí)，要把握好提供的商品或者服務(wù)的本質(zhì)，區(qū)分好使用形式和使用對(duì)象，認(rèn)識(shí)好識(shí)別目的和識(shí)別效果，這樣才能不盲目地進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)并知悉注冊(cè)申請(qǐng)可以帶給申請(qǐng)人的價(jià)值和存在的風(fēng)險(xiǎn)。