文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦 蘇瑩

　　【系列導(dǎo)讀語(yǔ)】

　　2021年11月，中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局制定了新一版的《商標(biāo)審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來(lái)，已經(jīng)成為商標(biāo)審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環(huán)節(jié)法律適用統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致，受到從業(yè)人員的普遍歡迎。受此啟發(fā)，為方便中國(guó)企業(yè)及出口商標(biāo)代理人更好的了解作為中國(guó)第一大貿(mào)易國(guó)——美國(guó)的商標(biāo)審查制度，“集佳”現(xiàn)推出《美國(guó)商標(biāo)審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過(guò)我們對(duì)該指南詳細(xì)的介紹、中美制度的對(duì)比，讓中國(guó)企業(yè)和商標(biāo)代理人更加全面深入的了解美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)保護(hù)制度。

　　美國(guó)《商標(biāo)法》第2(f)條規(guī)定，除美國(guó)《商標(biāo)法》第2(a)條欺騙性與錯(cuò)誤暗示聯(lián)系的標(biāo)識(shí)、第2(b)條包含美國(guó)、任何州或市、或國(guó)外國(guó)旗或其他徽章的標(biāo)識(shí)、第(c)條包含特定個(gè)人的姓名、肖像或簽名的標(biāo)識(shí)、第2(d)條具有混淆可能性的標(biāo)識(shí)、第2(e)(3)條欺騙性的錯(cuò)誤地理描述的標(biāo)識(shí)和第2(e)(5)條包含整體上具有功能性要素的標(biāo)識(shí)不予注冊(cè)以外，對(duì)申請(qǐng)人已經(jīng)使用，且已在使用的商品上獲得顯著特征的標(biāo)識(shí)，可以獲得核準(zhǔn)注冊(cè)。《美國(guó)商標(biāo)審查指南》（以下簡(jiǎn)稱“《審查指南》”）第1212條針對(duì)第2(f)條商標(biāo)經(jīng)使用“獲得顯著特征”（Acquired Distinctiveness）或“第二含義”（Second Meaning）的定義及相應(yīng)的證據(jù)要求等做了詳細(xì)的審查指導(dǎo)。本文將圍繞第1212條，解讀分析商標(biāo)經(jīng)使用“獲得顯著特征”或“第二含義”的審查標(biāo)準(zhǔn)，以期為中國(guó)企業(yè)提供指引。

　　一、“獲得顯著特征”或“第二含義”概述

　　所謂“獲得顯著特征”或“第二含義”，是指一個(gè)描述性的標(biāo)識(shí)通過(guò)生產(chǎn)商在商品/服務(wù)上的商業(yè)使用，獲得了特殊意義，以至于對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，這個(gè)標(biāo)識(shí)已經(jīng)意味著該產(chǎn)品/服務(wù)是由該特定制造商生產(chǎn)/提供的。該理論的核心在于，該標(biāo)識(shí)不僅可識(shí)別商品/服務(wù)，且能識(shí)別商品/服務(wù)的來(lái)源。要“獲得顯著特征”或確立“第二含義”，申請(qǐng)人必須證明該標(biāo)識(shí)在消費(fèi)者印象中主要指向生產(chǎn)者，而非產(chǎn)品本身。

　　美國(guó)《商標(biāo)法》第2(f)條款所規(guī)定的商標(biāo)經(jīng)使用“獲得顯著特征”或“第二含義”，為第2(e)條第(1)、(2)、(4)款下部分不予注冊(cè)情形的例外。即若商標(biāo)為(1)僅直接描述，或欺騙性地錯(cuò)誤描述指定商品/服務(wù)的標(biāo)識(shí)、(2)對(duì)商品/服務(wù)主要具有地理描述性的標(biāo)識(shí)（根據(jù)本法第4條可獲得注冊(cè)的原產(chǎn)地標(biāo)識(shí)除外），或(4)主要僅為一個(gè)姓氏的標(biāo)識(shí)，均可通過(guò)商業(yè)使用在指定商品/服務(wù)上獲得顯著特征或第二含義，從而依據(jù)第2(f)條獲準(zhǔn)注冊(cè)。

　　二、證明商標(biāo)“獲得顯著特征”或“第二含義”的證據(jù)提交

　　商標(biāo)標(biāo)識(shí)是否已經(jīng)商業(yè)使用“獲得顯著特征”是一個(gè)事實(shí)問(wèn)題，且商標(biāo)申請(qǐng)人對(duì)此承擔(dān)舉證責(zé)任。無(wú)論商標(biāo)投入使用時(shí)間的長(zhǎng)短，申請(qǐng)人均可通過(guò)提交相應(yīng)證據(jù)，以證明商標(biāo)經(jīng)使用已獲得顯著特征。具體所需證據(jù)的數(shù)量和性質(zhì)具體取決于個(gè)案以及商標(biāo)本身的描述性程度。通常而言，如果商標(biāo)標(biāo)識(shí)對(duì)申請(qǐng)的商品/服務(wù)描述程度越高，則所需的證據(jù)要求越高。

　　具體來(lái)說(shuō)，申請(qǐng)人可通過(guò)遞交以下一種或多種證據(jù)材料，以證明商標(biāo)經(jīng)使用“獲得顯著特征”或“第二含義”：（1）在先注冊(cè)商標(biāo)所有權(quán)聲明（Ownership of prior registration(s)）；（2）連續(xù)五年實(shí)質(zhì)意義上的獨(dú)占使用聲明（Five years substantially exclusive and continuous use in commerce）；（3）實(shí)際使用證據(jù)（Actual evidence）。若審查員根據(jù)商標(biāo)的性質(zhì)和申請(qǐng)檔案中的事實(shí)情況，認(rèn)為前兩種聲明作為初步證據(jù)不足以認(rèn)定商標(biāo)標(biāo)識(shí)已經(jīng)使用獲得顯著特征的，申請(qǐng)人可以提交實(shí)際使用證據(jù)，證明商標(biāo)已獲得顯著特征。同時(shí)，商標(biāo)標(biāo)識(shí)是否經(jīng)使用獲得顯著特征，以審理時(shí)的事實(shí)狀態(tài)為準(zhǔn)，即商標(biāo)申請(qǐng)日之后的使用情況亦可被納入考慮。

　　上述三種常見(jiàn)的證據(jù)要求具體如下：

　　1、在先注冊(cè)商標(biāo)所有權(quán)聲明

　　審查員可視案件情況，接受申請(qǐng)人提交的在先相同注冊(cè)商標(biāo)所有權(quán)聲明，以作為申請(qǐng)商標(biāo)獲得顯著特征的初步證據(jù)。前述在先注冊(cè)商標(biāo)需為在主簿上注冊(cè)有效的商標(biāo)。該聲明在商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)即可遞交。

　　與在先注冊(cè)商標(biāo)“相同”，是指申請(qǐng)商標(biāo)與在先注冊(cè)商標(biāo)具有相同、持續(xù)商業(yè)印象，以至于消費(fèi)者認(rèn)為它們是等同的，從而視為“法律上等同”（legal equivalent）。如“BEST & Des.”標(biāo)識(shí)與“BEST JEWELRY & Des.”標(biāo)識(shí)，在法律上可視為“相同”標(biāo)識(shí)【1】。

　　再如，美國(guó)第5176498號(hào)“ ”注冊(cè)商標(biāo)，與第2184128號(hào)“ ”、第2359351號(hào)“ ”、第2416794號(hào)“ ”注冊(cè)商標(biāo)均為顏色商標(biāo)，給消費(fèi)者傳達(dá)了相同的“蒂芙尼藍(lán)”的商業(yè)印象，可視為相同商標(biāo)。

　　此外，申請(qǐng)商標(biāo)中指定的商品/服務(wù)需與在先注冊(cè)商標(biāo)已注冊(cè)商品/服務(wù)相同或足夠類似。如果類似程度或相關(guān)性是顯而易見(jiàn)的，如洗發(fā)水和護(hù)發(fā)素，申請(qǐng)人無(wú)需提交額外證據(jù)材料。反之，對(duì)于非普通消費(fèi)品或服務(wù)，商品/服務(wù)的關(guān)聯(lián)程度并非顯而易見(jiàn)的情況下，申請(qǐng)人需在遞交所有權(quán)聲明時(shí)，一并提供商品/服務(wù)的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。

　　2、連續(xù)五年實(shí)質(zhì)意義上的獨(dú)占使用聲明

　　如果商標(biāo)申請(qǐng)人已在商業(yè)活動(dòng)中，將商標(biāo)在其商品/服務(wù)上已實(shí)質(zhì)意義上的獨(dú)占使用并連續(xù)使用滿5年，該聲明可作為獲得顯著特征的初步證據(jù)，被審查員所接受。同樣，該聲明亦可在申請(qǐng)時(shí)即遞交。

　　在作出聲明前，申請(qǐng)人需確認(rèn)商標(biāo)的商業(yè)使用符合以下要求：（1）為商標(biāo)性的使用（use “as a mark”）。僅提供銷售額和廣告支出的聲明不足以證明標(biāo)識(shí)為商標(biāo)性的使用；（2）使用需為實(shí)質(zhì)意義上的獨(dú)占使用。所謂“實(shí)質(zhì)意義上的獨(dú)占使用”，是指即使存在第三方的使用，但若第三方的使用無(wú)關(guān)緊要或者應(yīng)認(rèn)定為侵權(quán)行為，不影響前述認(rèn)定；（3）申請(qǐng)人在作出聲明之日起，已連續(xù)使用滿5年。作出聲明之日可晚于商標(biāo)申請(qǐng)日。

　　然而，上述聲明是否足以證明該商標(biāo)已獲得顯著特征，在很大程度上仍取決于商標(biāo)標(biāo)識(shí)與特定商品、服務(wù)或類別的關(guān)聯(lián)程度和性質(zhì)。

　　具體而言，一般情況下，對(duì)于大多數(shù)姓氏商標(biāo)，申請(qǐng)人提交上述聲明便足以證明其已經(jīng)使用獲得顯著特征。而對(duì)于僅直接描述，或欺騙性地錯(cuò)誤描述指定商品/服務(wù)的標(biāo)識(shí)，或具有地理描述性的標(biāo)識(shí)，能否僅提交上述聲明證明商標(biāo)獲得顯著特征則視個(gè)案而定。

　　此外，對(duì)于因其自身性質(zhì)而不具有固有顯著性的商標(biāo)（例如，缺乏顯著性的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品的整體顏色、純粹的裝飾以及在商品正常操作過(guò)程中發(fā)出的聲音），僅提交上述聲明不足以證明獲得顯著特征，而需要進(jìn)一步提供實(shí)際證據(jù)，以證明該商標(biāo)被視為識(shí)別相關(guān)商品/服務(wù)來(lái)源的標(biāo)識(shí)。

　　3、實(shí)際使用證據(jù)

　　如上述兩種聲明均不足以證明商標(biāo)標(biāo)識(shí)經(jīng)使用獲得顯著特征的，申請(qǐng)人可提交其他證據(jù)，如顯示商標(biāo)標(biāo)識(shí)在商業(yè)中持續(xù)使用的時(shí)間、范圍和性質(zhì)以及與之相關(guān)的廣告支出（指明媒體類型并附上典型廣告），以及經(jīng)證實(shí)的來(lái)自行業(yè)或公眾的聲明、信函或陳述等其他證據(jù)。

　　前述使用證據(jù)包括商標(biāo)權(quán)利人使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)的方式，以及前述使用方式的效果，即購(gòu)買者會(huì)將該商標(biāo)與產(chǎn)品的來(lái)源聯(lián)系起來(lái)，由此商標(biāo)可指示商品的來(lái)源，以獲得顯著特征或“第二含義”。所需證據(jù)的種類和數(shù)量取決于商標(biāo)的性質(zhì)以及在個(gè)案中商標(biāo)的使用情況。若僅表明該商標(biāo)與其他標(biāo)識(shí)結(jié)合使用的證據(jù)，可能并不足以證明該商標(biāo)已獲得顯著特征。

　　在審查前述證據(jù)是否能夠證明商標(biāo)獲得顯著特征時(shí)，審查員將主要考慮以下因素：（1）實(shí)際購(gòu)買者是否將申請(qǐng)商標(biāo)與某一特定來(lái)源聯(lián)系起來(lái)（通常可通過(guò)消費(fèi)者調(diào)查來(lái)判斷）；（2）商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間、程度和排他性；（3）廣告宣傳的數(shù)量和方式；（4）銷售金額和消費(fèi)者數(shù)量；（5）第三方的有意模仿；（6）媒體自發(fā)的對(duì)體現(xiàn)該商標(biāo)的產(chǎn)品的報(bào)道。

　　具體來(lái)說(shuō)，常見(jiàn)的實(shí)際使用證據(jù)包括以下形式：

　　（1）商標(biāo)在商業(yè)中的長(zhǎng)期使用（Long Use of the Mark in Commerce）

　　如第87345596號(hào)“ ”商標(biāo)的申請(qǐng)人在復(fù)審中主張，其自1998年以來(lái)持續(xù)使用該標(biāo)識(shí)，且沒(méi)有證據(jù)顯示1998年至2017年間有其他貿(mào)易主體使用相同或近似的標(biāo)識(shí)。

　　（2）廣告支出（Advertising Expenditures）

　　為某一商標(biāo)下的商品/服務(wù)進(jìn)行促銷和廣告的大規(guī)模支出，對(duì)于證明該商標(biāo)的使用程度具有重要意義。決定一件商標(biāo)是否獲得顯著特征的最終標(biāo)準(zhǔn)是申請(qǐng)人成功（而非“努力”）地使公眾將該商標(biāo)與申請(qǐng)人之間建立唯一的聯(lián)系。

　　審查員將結(jié)合廣告證據(jù)材料，確定該商標(biāo)是如何使用的，商標(biāo)使用所形成的商業(yè)印象，以及對(duì)于消費(fèi)者的意義。如出于商業(yè)保密考慮，不便透露促銷和廣告支出的，申請(qǐng)人可以相應(yīng)地說(shuō)明商品/服務(wù)的廣告媒體類型（例如，國(guó)家電視臺(tái)）以及廣告播放的頻率等。

　　（3）認(rèn)可商標(biāo)為商品/服務(wù)來(lái)源的宣誓書(shū)或聲明（Affidavits or Declarations Asserting Recognition of Mark as Source Indicator）

　　宣誓書(shū)或聲明的價(jià)值主要取決于所作的陳述內(nèi)容和宣誓或聲明人的身份。

　　（4）調(diào)查證據(jù)，市場(chǎng)研究和消費(fèi)者反響研究（Survey Evidence, Market Research and Consumer Reaction Studies）

　　為證明商標(biāo)獲得顯著特征，調(diào)查必須表明消費(fèi)者將該商標(biāo)視為識(shí)別商品/服務(wù)的來(lái)源。此外，調(diào)查應(yīng)顯示消費(fèi)者將該商標(biāo)視為商品/服務(wù)的唯一來(lái)源。為了具有證明價(jià)值，調(diào)查必須按照公認(rèn)的調(diào)查研究原則進(jìn)行。申請(qǐng)人必須記錄這類證據(jù)收集的程序和統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確性，仔細(xì)設(shè)計(jì)其中的問(wèn)題，并選擇適當(dāng)?shù)膮⑴c者作為調(diào)查對(duì)象。

　　（5）其他

　　如申請(qǐng)商標(biāo)為家族商標(biāo)（Family of Marks）之一，申請(qǐng)人可遞交證據(jù)證明：（i）所主張的家族商標(biāo)具有一個(gè)可識(shí)別的共同顯著特征，且已被宣傳推廣，從而在消費(fèi)者心中構(gòu)成識(shí)別商品/服務(wù)的來(lái)源；（ii）消費(fèi)者會(huì)將申請(qǐng)商標(biāo)視為該家族商標(biāo)的成員，從而將其視為識(shí)別商品/服務(wù)的來(lái)源。

　　申請(qǐng)商標(biāo)基于意圖使用提交的，在提交使用聲明之前，若申請(qǐng)人能夠證明：（i）其商標(biāo)在其他商品/服務(wù)上已通過(guò)使用獲得顯著特征；（ii）在先獲得的顯著特征將轉(zhuǎn)移到意圖使用提交的申請(qǐng)所指定的商品/服務(wù)上，則申請(qǐng)人可依據(jù)第2(f)條主張商標(biāo)獲得顯著特征。其中，為了滿足上述第二個(gè)要求，申請(qǐng)人必須證明意圖使用的商品/服務(wù)與該商標(biāo)已具有顯著性的商品/服務(wù)的關(guān)聯(lián)程度，以及在商業(yè)使用時(shí)，該商標(biāo)的既定識(shí)別來(lái)源的功能很有可能轉(zhuǎn)移到意圖使用的相關(guān)商品/服務(wù)上。

　　三、結(jié)語(yǔ)

　　美國(guó)《商標(biāo)法》第2(f)條規(guī)定的經(jīng)使用“獲得顯著特征”或“第二含義”，與中國(guó)《商標(biāo)法》第十一條第二款的立法意圖、規(guī)制內(nèi)容較為接近，但因中美兩國(guó)對(duì)于商標(biāo)顯著性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有所不同，因此具體可適用的標(biāo)識(shí)、尤其是證據(jù)的提交和認(rèn)定上存在較大差異。與中國(guó)僅可遞交實(shí)際使用證據(jù)的證明方式不同，在美國(guó)案件審查中，結(jié)合申請(qǐng)商標(biāo)的性質(zhì)，申請(qǐng)人還可通過(guò)遞交在先注冊(cè)商標(biāo)所有權(quán)聲明、連續(xù)五年實(shí)質(zhì)意義上的獨(dú)占使用聲明，以證明商標(biāo)經(jīng)使用獲得顯著特征。因此，對(duì)于缺乏顯著性或顯著性較弱的商標(biāo)標(biāo)識(shí)，商標(biāo)申請(qǐng)人可通過(guò)積極使用、盡早申請(qǐng)的方式在美國(guó)獲得注冊(cè)保護(hù)。

　　注釋：

　　【1】參見(jiàn)；In re BestProds. Co., 231 USPQ 988, 989 n.6 (TTAB 1986)