文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司   王寶筠

摘要：

本文針對修改超范圍的問題，從一個(gè)實(shí)際案例出發(fā)進(jìn)行了討論。尤其是針對相關(guān)內(nèi)容在附圖中有所體現(xiàn)的情況，就修改是否超范圍判斷過程中的不同觀點(diǎn)以及相應(yīng)的困惑進(jìn)行了闡述。筆者結(jié)合對附圖的作用、地位的認(rèn)識，以及對“直接地、毫無疑義地確定”的理解，提出了解決上述困惑的思路，厘清了修改超范圍判斷過程中所可能存在的誤區(qū)。

關(guān)鍵詞：修改超范圍、附圖、實(shí)施例、毫無疑義地確定

一、引言

修改超范圍問題，是專利業(yè)內(nèi)討論的熱點(diǎn)，也是日常審查、答復(fù)審查意見過程中經(jīng)常遇到的問題。本文擬針對一簡單案例及其變形情況，介紹針對該案例修改是否超范圍的相關(guān)觀點(diǎn)并進(jìn)行分析。

在本文的案例中，主要涉及針對兩個(gè)轉(zhuǎn)輪的大小關(guān)系進(jìn)行修改是否超范圍的問題。結(jié)合原始申請文件就該內(nèi)容的記載方式不同，下面針對以下幾種情況分別加以討論。

一、情況一、情況二及相關(guān)分析：

（一）、情況一、情況二的介紹：

1、情況一介紹：

在情況一中，在原始申請文件中以文字的形式記載了一裝置存在兩個(gè)轉(zhuǎn)輪，A輪的直徑是36厘米，B輪的直徑是18厘米。申請人在答復(fù)審查意見的過程中，對從屬權(quán)利要求進(jìn)行了修改，增加了A輪的直徑大于B輪的直徑這一特征。這樣的修改是否是超范圍的呢？

針對第一種情況，相信很多讀者都能得出該修改是超范圍的結(jié)論。具體的理由是：申請文件中具體記載了A輪和B輪的直徑尺寸，結(jié)合這兩個(gè)直徑尺寸會(huì)得到“A輪直徑大于B輪直徑”、“A輪直徑是B輪直徑的二倍”以及“A輪直徑比B輪直徑大18厘米”等多個(gè)內(nèi)容，這導(dǎo)致修改后的內(nèi)容并不是結(jié)合原始申請文件的文字記載唯一確定的內(nèi)容，由此該修改后的內(nèi)容并不是“毫無疑義地確定的內(nèi)容”，因此，修改超范圍。

2、情況二介紹：

在情況二中，申請人并沒有直接在原始申請文件的文字記載中體現(xiàn)A輪和B輪的尺寸。結(jié)合想表達(dá)A輪直徑大于B輪直徑的需要，申請人在原始申請文件的附圖中，以圖形的方式表現(xiàn)出A輪直徑大于B輪這一內(nèi)容。在此情況下，在從屬權(quán)利要求中增加A輪的直徑大于B輪的直徑這一特征是否超范圍呢？

針對這種情況，估計(jì)很多讀者所得出的結(jié)論是一致的，即修改不超范圍。理由是：附圖作為原始申請文件的一部分，從附圖所表現(xiàn)的內(nèi)容中能夠直接地、毫無疑義地確定出A輪直徑大于B輪直徑，因此，該修改是不超范圍的。

（二）、結(jié)合情況一和情況二的對比分析

情況一和情況二都比較簡單，所得結(jié)論估計(jì)也不會(huì)存在太多的爭議，但在將這兩種情況加以對比后，令人困惑之處就出現(xiàn)了。

1、困惑所在：

所述的困惑主要在于：在將情況一和情況二進(jìn)行對比后，申請人可能會(huì)認(rèn)為：我原本都是想表達(dá)A輪直徑大于B輪直徑這一含義，在情況一中用詳盡的尺寸數(shù)據(jù)來體現(xiàn)這一含義，在情況二中則是用附圖的方式加以體現(xiàn)。情況一不僅給出了A輪直徑大于B輪直徑的信息，更是在此基礎(chǔ)上給出了A輪直徑和B輪直徑的具體尺寸數(shù)據(jù)，而情況二僅僅給出了A輪直徑大于B輪直徑的圖示。在情況一給出的信息較情況二更多的情況下，為何在情況二中修改不超范圍，在情況一中反而超范圍呢？

2、困惑的解決：

關(guān)注以下兩點(diǎn)，有助于我們解決上述困惑：

（1）、基于的信息是一個(gè)用作何用的信息？

上述困惑中提及情況一給出的信息較情況二更多，但我們需要關(guān)注的是這個(gè)信息是一個(gè)用作何用的信息？是可以用來直接進(jìn)行修改的信息，還是一個(gè)在“毫無疑義地確定”的過程中用來幫助完成確定過程的信息？如果是前者，那么自然原始申請文件中記載的信息越多，可供修改的空間越大。但如果是后者，情況則另當(dāng)別論了。

簡單來說，當(dāng)申請文件的信息是用來確定相關(guān)內(nèi)容是否屬于“毫無疑義地確定的內(nèi)容”時(shí)，給的信息越多，結(jié)合這些信息所能確定出的結(jié)果越多，這會(huì)造成結(jié)合這些信息難以確定出唯一的結(jié)果，從而導(dǎo)致一些修改是超范圍的。上述案例就是此種情況。在情況一中，給出的信息是比情況二多，即，給出了A輪直徑尺寸為36厘米，B輪直徑為18厘米。但正是由于這樣的信息的出現(xiàn)，導(dǎo)致結(jié)合這個(gè)信息能夠進(jìn)一步的得出“A輪直徑是B輪直徑的二倍”以及“A輪直徑比B輪直徑大18厘米”這樣進(jìn)一步的結(jié)果，而這導(dǎo)致的內(nèi)容的不唯一，由此就不能進(jìn)行A輪直徑大于B輪直徑的修改。反觀情況二，由于通過附圖僅僅給出了A輪直徑大于B輪直徑的信息，未給出進(jìn)一步的信息，從附圖的內(nèi)容出發(fā)僅能得出A輪直徑大于B輪直徑的結(jié)論，由此我們可以認(rèn)為情況二是僅僅通過附圖形式體現(xiàn)的一個(gè)單獨(dú)的實(shí)施例，結(jié)合該實(shí)施例記載的內(nèi)容所進(jìn)行的修改是不超范圍的。

（2）、有關(guān)本意的問題。

之前的分析中提到了申請人的本意。對于情況一和情況二來說，有可能申請人的本意都在于要表達(dá)A輪直徑大于B輪直徑這一意思。但問題是，這只是申請人的一廂情愿，這個(gè)愿望是否清楚、確定地表達(dá)出來了，還是一個(gè)問題。在情況一中，基于A輪直徑是36厘米、B輪直徑是18厘米這一文字記載，他人難以把握申請人的本意到底是想表達(dá)A輪直徑大于B輪直徑，還是想表達(dá)其他的含義。由于存在對于申請人表達(dá)內(nèi)容的不確定性，因此，就不能按照所謂申請人想表達(dá)的含義來進(jìn)行修改了。

（三）、對情況二的補(bǔ)充分析

現(xiàn)實(shí)中，對于情況二不超范圍也是存在爭議的。爭議之處在于，有人認(rèn)為結(jié)合《審查指南》的規(guī)定，就附圖所確定的內(nèi)容來說應(yīng)該適用于“直接地、毫無疑義地確定”這一確定方式①。但在附圖中，不僅僅能看出A輪的直徑大于B輪的直徑這一內(nèi)容，還能看出A輪和B輪軸心處于同一水平線，A輪和B輪均處于車座之下等結(jié)論，由此，修改后的內(nèi)容并不是結(jié)合附圖唯一確定的內(nèi)容，該修改是超范圍的。對于這樣的觀點(diǎn)，盡管我們可以反駁：上述得出的結(jié)論并不是就A輪直徑和B輪直徑之間的關(guān)系所確定出的內(nèi)容，就A輪直徑和B輪直徑之間的關(guān)系來說，仍然滿足唯一確定的要求。但這種論述是否能被普遍接受還存在疑問。

針對上述爭議的觀點(diǎn)，筆者認(rèn)為按以下方式加以分析似乎更有說服力：

附圖作為一種工具語言，本身也就有語言的性質(zhì)和作用，附圖和文字只是在表現(xiàn)形式上有所區(qū)分，實(shí)質(zhì)表達(dá)內(nèi)容上并無差別。在附圖中已經(jīng)通過圖形表達(dá)出相應(yīng)內(nèi)容的情況下，該內(nèi)容應(yīng)該被視作是文字記載的內(nèi)容，無需再適用“直接地、毫無疑義地確定”。筆者建議，在《審查指南》就什么是申請文件記載的內(nèi)容的表述中，將說明書附圖所體現(xiàn)的內(nèi)容作為一個(gè)獨(dú)立的部分，與文字記載的內(nèi)容以及直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容以并列關(guān)系的方式存在，而不再作為直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容的一種。

二、情況三介紹及分析：

（一）情況三介紹：

對于情況二來說，附圖是一個(gè)單獨(dú)存在的實(shí)施例，而該實(shí)施例在文字記載中并沒有與之對應(yīng)的介紹。對情況二稍加調(diào)整，情況三就出現(xiàn)了。

在情況三中，在申請文件中，以文字記載的方式明確了某實(shí)施例如附圖（假設(shè)為附圖1）所示，之后，以文字的形式記載了A輪直徑為36厘米，B輪直徑是18厘米。那么，針對這種既存在文字又存在附圖的情況，修改是否超范圍呢？

針對該情況就存在兩種觀點(diǎn)：

觀點(diǎn)一認(rèn)為修改不超范圍，理由是附圖既然已經(jīng)明示了A輪直徑大于B輪直徑，那么，自然可以基于此進(jìn)行修改，修改不超范圍。這和僅有附圖時(shí)的結(jié)論是一樣的。

觀點(diǎn)二認(rèn)為修改超范圍，理由仍然是從文字記載的A輪直徑為36厘米，B輪直徑為18厘米，會(huì)確定出多個(gè)不同內(nèi)容，因此，并不能唯一的確定A輪直徑大于B輪直徑這一內(nèi)容，修改超范圍。附圖是對文字的進(jìn)一步補(bǔ)充，是針對文字的具體體現(xiàn)，在基于文字記載判斷修改超范圍時(shí)，即使結(jié)合附圖也會(huì)得出同樣的結(jié)論。

（二）、對于情況三的分析：

筆者認(rèn)同觀點(diǎn)二的看法。具體而言，筆者認(rèn)為此處有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：

1、附圖的作用。

從《審查指南》有關(guān)附圖的闡述中，明確了附圖的作用在于用圖形補(bǔ)充說明書文字部分的描述② 。既然是“補(bǔ)充”，就不能脫離開文字記載的基礎(chǔ)。也就是說，當(dāng)存在文字記載時(shí)，對于附圖的內(nèi)容應(yīng)該參照文字記載來加以解讀。由此，對于情況三中的附圖，應(yīng)被解讀為是以圖的形式直觀體現(xiàn)出來的“A輪直徑為36厘米，B輪直徑為18厘米”，在此情況下，進(jìn)行A輪直徑大于B輪直徑的修改自然是超范圍的。

2、附圖的地位。

之前我們分析情況二時(shí)，曾經(jīng)確定情況二中的附圖屬于一個(gè)單獨(dú)的實(shí)施例，該實(shí)施例是一個(gè)表現(xiàn)了A輪直徑大于B輪直徑的實(shí)施例，我們稱之為上位的實(shí)施例。在情況三中，由于存在了與附圖相對應(yīng)的文字記載，因此，情況三中的附圖不再是情況二中那個(gè)上位實(shí)施例了，而是變成體現(xiàn)文字記載內(nèi)容的下位實(shí)施例的附圖了。在附圖僅能體現(xiàn)下位內(nèi)容的情況下（即具體尺寸的情況下），進(jìn)行上位概念的修改（即進(jìn)行A輪直徑大于B輪直徑這樣的修改），顯然是沒有依據(jù)的，是超范圍的。

（三）、針對情況二和情況三的分析對比：

比較情況二和情況三，可能也會(huì)出現(xiàn)之前提及的困惑，即，情況二只有附圖，修改不超范圍，情況三中的附圖和情況二一樣，而且還增加了文字描述，怎么反而修改超范圍了呢？

借助之前的分析，可以解決這一困惑：

情況二就是因?yàn)閮H僅有附圖而沒有對應(yīng)尺寸的文字描述，因此，該附圖所記載的是一個(gè)僅體現(xiàn)A輪直徑大于B輪直徑這一關(guān)系的實(shí)施例；而情況三中，盡管附圖和情況二的一致，但是由于存在和附圖相聯(lián)系的文字記載，因此使得情況三中的附圖變?yōu)榱艘粋€(gè)具體下位實(shí)施例，即反映具體A輪尺寸和B輪尺寸這一實(shí)施例的附圖，在反映的是這一下位實(shí)施例的情況下，進(jìn)行上位的修改（A輪直徑大于B輪直徑），自然是修改超范圍的。或者，也可以簡單來說，情況二中附圖給出的是一個(gè)無限定的上位的附圖，情況三中給出的是一個(gè)有限定的下位的附圖，結(jié)合情況三進(jìn)行修改自然超范圍了。

三、結(jié)語：

以上，筆者結(jié)合一簡單案例及其變形情況，對修改是否超范圍的相關(guān)問題進(jìn)行了一些分析，期望這些分析能夠厘清修改超范圍判斷中所存在的一些誤區(qū)。上述分析屬于個(gè)人理解，難免有不妥之處，還請讀者批評指正。

注：

在《審查指南》第二部分第八章5.2.1.1中，提及的是原說明書和權(quán)利要求書文字記載的范圍，這里未提及附圖；對于以附圖確定的記載的范圍，該部分中提及的是根據(jù)說明書附圖能直接地、毫無意義地確定的內(nèi)容。

具體參見《審查指南》第二部分第二章2.3的表述。