文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 韓爍

　　近年來，隨著我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略在國(guó)家層面的不斷推進(jìn)，越來越多的企業(yè)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、個(gè)人已經(jīng)強(qiáng)烈意識(shí)到知識(shí)產(chǎn)權(quán)，特別是工業(yè)產(chǎn)權(quán)，著作權(quán)，商標(biāo)等在商業(yè)環(huán)境中的權(quán)益保護(hù)、競(jìng)爭(zhēng)力培養(yǎng)以及技術(shù)護(hù)城河構(gòu)建等方面的重要價(jià)值。一方面，各個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)體參與方早已將在國(guó)內(nèi)對(duì)工業(yè)產(chǎn)品、方法和用途等通過專利申請(qǐng)、無效、訴訟等一系列專利戰(zhàn)略相關(guān)的企業(yè)行為制度化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化，自覺地加大專利在企業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)度中的權(quán)重，另一方面，伴隨著自己現(xiàn)有產(chǎn)品或潛在產(chǎn)品未來可能的市場(chǎng)地理區(qū)域的擴(kuò)展，開始踴躍的向中國(guó)以外的國(guó)家和地區(qū)實(shí)施包括專利申請(qǐng)、訴訟方面的全球化策略，從而積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈的全球構(gòu)建。

　　在眾多國(guó)際市場(chǎng)中，美國(guó)對(duì)于各個(gè)尋求全球化布局的產(chǎn)業(yè)實(shí)體而言是一個(gè)無法回避、必須全力爭(zhēng)奪的重要市場(chǎng)，美國(guó)專利制度成熟、相關(guān)法律健全、政府主體保護(hù)力度強(qiáng)大。做好、做大美國(guó)市場(chǎng)的專利布局，對(duì)每一個(gè)追求全球化的企業(yè)的重要性不言而喻。

　　專利戰(zhàn)略中的一個(gè)重要且基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)是專利申請(qǐng)文件的撰寫，而在撰寫中的重中之重則是權(quán)利要求書的撰寫。權(quán)利要求書不僅直接反映了申請(qǐng)人的保護(hù)范圍，劃定與同領(lǐng)域中其他競(jìng)爭(zhēng)者的界限，甚至?xí)谝龑?dǎo)產(chǎn)品研究方向和相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)則中的利己性的標(biāo)準(zhǔn)指定方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。在本文中，筆者試圖從權(quán)利要求書的撰寫來簡(jiǎn)單介紹符合美國(guó)專利實(shí)踐的具體實(shí)務(wù)操作特點(diǎn)及體會(huì)。

　　1、在美國(guó)專利申請(qǐng)文件的權(quán)利要求中，在第一獨(dú)立權(quán)利要求中，要兼顧概念層次和物理層次兩個(gè)維度。

　　在概念層次上，要限定發(fā)明元素如何通過新穎和創(chuàng)造性的方式來對(duì)新裝置和新功能進(jìn)行寬泛的特征描述，適當(dāng)對(duì)某些關(guān)鍵特征進(jìn)行擴(kuò)展，如果對(duì)某一項(xiàng)功能經(jīng)過思考判斷其是否為必須的，如果不是，則可以進(jìn)一步上位，以謀求更寬泛的保護(hù)范圍。

　　2、可以在其他獨(dú)立權(quán)利要求中，要涵蓋多個(gè)新穎點(diǎn)（即，所謂的發(fā)明點(diǎn)）。

　　發(fā)明人在撰寫權(quán)利要求時(shí)，就要基于對(duì)產(chǎn)品所屬市場(chǎng)中誰會(huì)侵犯專利，誰會(huì)可能交許可費(fèi)等因素進(jìn)行基本判斷和預(yù)測(cè)，對(duì)第一獨(dú)立權(quán)利要求中限定的產(chǎn)品進(jìn)行組合限定，例如針對(duì)產(chǎn)品的使用、生產(chǎn)方法，組合、子組合、套件、客戶端設(shè)備及關(guān)聯(lián)方法等進(jìn)行組合保護(hù)。

　　這樣，通過第一獨(dú)立權(quán)利要求保護(hù)核心產(chǎn)品，通過其他獨(dú)立權(quán)利要求針對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原料供應(yīng)商、制造商、下游產(chǎn)品使用者、銷售商等可能侵權(quán)主體在內(nèi)進(jìn)行全方位保護(hù)。舉例來說，針對(duì)軟件領(lǐng)域，可以例如使用“從存儲(chǔ)器提供讀取信息”的表述來代替“從存儲(chǔ)器讀取信息”，則可能更好地將侵權(quán)主體從終端用戶轉(zhuǎn)至供應(yīng)商，從而實(shí)現(xiàn)“侵權(quán)轉(zhuǎn)移”，這是因?yàn)椤皬拇鎯?chǔ)器讀取信息”是使用者的行為，而“從存儲(chǔ)器提供讀取信息”是存儲(chǔ)器本身的功能。

　　3、關(guān)于限制性要求（Restriction Requirements）

　　在美國(guó)專利制度中，存在特殊的審查規(guī)定：限制性要求，如果多個(gè)權(quán)利要求指向不同的發(fā)明，審查員則會(huì)根據(jù)美國(guó)專利法112條來提出限制性要求，而發(fā)明人則應(yīng)積極答復(fù)，且必須從中選擇一組進(jìn)行審查。這與中國(guó)專利的單一性缺陷有些類似。不同之處在于，美國(guó)的限制性選擇通知書可以不基于單一性缺陷來發(fā)出，審查員的主觀判斷比重較大。為此，發(fā)明人應(yīng)必須進(jìn)行取舍和選擇，針對(duì)申請(qǐng)文件中未被選擇的發(fā)明，發(fā)明人可以選擇分案申請(qǐng)和繼續(xù)申請(qǐng)，從而保留對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)后續(xù)申請(qǐng)中的發(fā)明形成“字面侵權(quán)”的維權(quán)依據(jù)。

　　4、引入與發(fā)明中每一個(gè)特征對(duì)應(yīng)的附圖

　　根據(jù)《美國(guó)專利條例法則》第83a條，每一個(gè)權(quán)利要求的元素都必須出現(xiàn)在附圖中，如果沒有，則必須將該特征從權(quán)利要求中刪除。因此，權(quán)利要求中的每一項(xiàng)關(guān)鍵特征要有相應(yīng)的附圖進(jìn)行圖示說明，這點(diǎn)至關(guān)重要。由于禁止增加新內(nèi)容（new matter）的規(guī)定，后續(xù)程序中對(duì)附圖進(jìn)行修改是非常困難甚至是不可能的，因此在提交申請(qǐng)時(shí)，發(fā)明人盡可能地多提交附圖，并在附圖中盡可能地示出所有的相關(guān)特征，這樣做的另一個(gè)重要原因是，其為發(fā)明人在后續(xù)程序中在權(quán)利要求中增加對(duì)特征的進(jìn)一步描述甚至增加新特征提供了重要的依據(jù)。

　　5、什么是新內(nèi)容

　　一般來說，以下情況不會(huì)被認(rèn)為是增加了新內(nèi)容。

　　a.為了更正說明書中或附圖中顯而易見的錯(cuò)誤（obvious error）；

　　b.雖然增加了新的內(nèi)容，并且無法通過前述對(duì)顯而易見的錯(cuò)誤進(jìn)行更正來進(jìn)行辯解，需要發(fā)明人進(jìn)行書面描述，主張新內(nèi)容處于發(fā)明人所“占有”的發(fā)明的范圍內(nèi)，并且發(fā)明人可以從說明書和附圖中提供更多的支持，例如，通過整體結(jié)構(gòu)、部分結(jié)構(gòu)、功能特征等來說明自己的主張。

　　相比而言，中國(guó)專利申請(qǐng)文件的修改規(guī)定更為嚴(yán)格，更強(qiáng)調(diào)的是“紙面記載”原則，而針對(duì)美國(guó)的申請(qǐng)，申請(qǐng)人可以利用更寬松、靈活的策略，更加積極地進(jìn)行爭(zhēng)辯，且獲得認(rèn)可的幾率較大。

　　6、撰寫一組權(quán)利要求來細(xì)化保護(hù)已商業(yè)化的產(chǎn)品和工藝

　　相對(duì)來說，該組權(quán)利要求直接對(duì)應(yīng)于申請(qǐng)人的已商業(yè)化的產(chǎn)品或工藝，保護(hù)范圍直接對(duì)應(yīng)，相應(yīng)地保護(hù)范圍更窄。然而，根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦最高法院的特定案例的裁決結(jié)果，雖然上述權(quán)利要求保護(hù)范圍更窄，但也因此由于在審查過程中最可能未經(jīng)修改就直接獲得授權(quán)，因而實(shí)際上比那些在初始申請(qǐng)時(shí)具有較寬的范圍但在審查過程中經(jīng)過修改而縮小范圍的權(quán)利要求從法律層面而言具有更寬的保護(hù)范圍，這是因?yàn)榻?jīng)過修改的權(quán)利要求都會(huì)經(jīng)過字面侵權(quán)和等同侵權(quán)原則的復(fù)查，這樣當(dāng)該組權(quán)利要求經(jīng)過修改后被認(rèn)為從字面范圍上判定不再侵權(quán)時(shí)，該權(quán)利要求則也不再受到等同侵權(quán)原則的保護(hù)。這樣，一開始就明確基于申請(qǐng)人的已商業(yè)化的產(chǎn)品和工藝的保護(hù)范圍撰寫的權(quán)利要求則成為維護(hù)申請(qǐng)人利益的最后一道防線。

　　因此，發(fā)明人一定要在權(quán)利要求中加入最反應(yīng)或完全等同于自己市售產(chǎn)品/工藝的權(quán)利要求，以求實(shí)現(xiàn)最可靠的保護(hù)力度。

　　7、杰普森類型的權(quán)利要求

　　上述權(quán)利要求主要體現(xiàn)為以下形式：

　　一種裝置，包括B，C，D，其中改進(jìn)包括E和F。

　　除非非常必要，一般不建議上述撰寫方式。因?yàn)樵诿绹?guó)專利審查實(shí)踐中，表述“其中改進(jìn)包括”會(huì)被認(rèn)為是轉(zhuǎn)折語氣，而之前的所有特征“B，C，D”則有可能被認(rèn)為是公知的現(xiàn)有結(jié)構(gòu)，這對(duì)發(fā)明人會(huì)非常不利。

　　8、關(guān)于方法權(quán)利要求

　　在美國(guó)專利審查實(shí)踐中，方法權(quán)利要求中的步驟限定通常會(huì)被暗示為必須嚴(yán)格按照步驟順序?qū)嵤┓椒ǎ瑥亩鴮?duì)保護(hù)范圍造成非常嚴(yán)重的實(shí)質(zhì)影響。

　　例如，一種方法，其包括如下步驟：

　　a. ......，

　　b. ......，

　　c. .......。

　　這里表示步驟順序的符號(hào)“a，b，c”等會(huì)被認(rèn)為是所要保護(hù)的方法必須要基于一定的順序進(jìn)行實(shí)施。但實(shí)際中，可能存在多個(gè)步驟可以同時(shí)進(jìn)行甚至可以相反地進(jìn)行的情況，這就會(huì)受到順序符號(hào)“a，b，c”的嚴(yán)重制約。對(duì)此，建議在撰寫時(shí)，不要輕易使用這些表述步驟順序的符號(hào)，例如“a，b，c”、“1，2，3”等。

　　9、關(guān)于設(shè)備權(quán)利要求

　　針對(duì)設(shè)備權(quán)利要求，應(yīng)基于處于靜態(tài)的，非操作情況下的設(shè)備進(jìn)行限定。其目的主要在于，在后續(xù)可能的維權(quán)過程中，將會(huì)更有效地針對(duì)產(chǎn)品侵權(quán)制造商，而不僅是終端侵權(quán)用戶。

　　因此，在具體撰寫過程中對(duì)裝置或元件進(jìn)行描述時(shí)，應(yīng)多采用例如“可移動(dòng)”，“可滑動(dòng)”，“可插入”的表述，而非“移動(dòng)”、“滑動(dòng)”及“插入”。前面一組是針對(duì)設(shè)備處于靜態(tài)的，非操作情況的限定，而后者在美國(guó)專利體系下，則有可能被認(rèn)為是對(duì)設(shè)備正處于相互作用、或者運(yùn)行時(shí)的狀態(tài)描述，從而存在產(chǎn)品侵權(quán)制造商不構(gòu)成直接侵權(quán)的可能性。當(dāng)然，上述后果出現(xiàn)概率較低，但作為專利從業(yè)者應(yīng)避免因?yàn)樽珜憰r(shí)的細(xì)微用詞選擇問題，加大后期維權(quán)時(shí)不確定因素。

　　以上是筆者針對(duì)美國(guó)專利申請(qǐng)文件撰寫基于個(gè)人經(jīng)驗(yàn)給出的一些淺薄的看法和觀點(diǎn)。總體來說，技術(shù)方案的新穎性、創(chuàng)造性以及對(duì)產(chǎn)品/方法所屬領(lǐng)域的洞察力是專利價(jià)值的終極體現(xiàn)。然而，謹(jǐn)慎、技巧和有靈活性的專利文件的撰寫方式往往能夠最大化、精確化、甚至擴(kuò)大化發(fā)明人、申請(qǐng)人的所有意圖，國(guó)內(nèi)發(fā)明人、申請(qǐng)人不僅應(yīng)致力于自身產(chǎn)品的研發(fā)，更應(yīng)針對(duì)不同市場(chǎng)主體和專利制度適應(yīng)性地掌握專利申請(qǐng)文件尤其是權(quán)利要求書的撰寫技巧。作為專利從業(yè)者，筆者衷心希望每個(gè)申請(qǐng)人、發(fā)明人都能夠撰寫出高質(zhì)量的專利文件，從而有效地保護(hù)自身權(quán)益。

　　參考文獻(xiàn)：

　　1.《美國(guó)專利申請(qǐng)撰寫及審查處理策略》（第二版）作者：皓普曼（美國(guó)）知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社

　　2.美國(guó)專利商標(biāo)局美國(guó)專利審查操作指南 https：//www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/