文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 欽青

　　當(dāng)國內(nèi)企業(yè)意圖進(jìn)入海外市場，有意在他國進(jìn)行商標(biāo)布局時，往往會檢索海外商標(biāo)的近似情況，在獲得授權(quán)后通常也會監(jiān)測與其商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)申請。若他人搶注商標(biāo)尚處于異議公告階段，即可對其提起異議，若他人商標(biāo)已被核準(zhǔn)注冊，則可以對其提起無效。在我國《商標(biāo)法》中也有具體的法條與之對應(yīng)，如我國《商標(biāo)法》第32條規(guī)定，“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，第4條規(guī)定了“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”。在缺乏在先商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ)的情況下，申請人往往會援引自己在原屬國獲得的版權(quán)登記證書以及在先使用證據(jù)對他人搶注的商標(biāo)提起異議或無效。由此引發(fā)了商標(biāo)異議和無效程序中商標(biāo)能否構(gòu)成作品以及作品與商標(biāo)的近似判斷問題。

　　一、商標(biāo)構(gòu)成要素是否符合著作權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

　　依據(jù)我國《商標(biāo)法》第8條的規(guī)定，“任何能夠?qū)⒆匀蝗恕⒎ㄈ嘶蛘咂渌M織的商品與他人的商品區(qū)別開的標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請注冊?！鄙虡?biāo)主要由文字、圖形、數(shù)字、字母，及上述要素的組合構(gòu)成，雖然國內(nèi)申請人在申請注冊商標(biāo)的同時往往會將所申請的標(biāo)識進(jìn)行版權(quán)登記，但由于國內(nèi)版權(quán)登記僅進(jìn)行形式審查而非實質(zhì)審查，因此即使獲取了版權(quán)登記證書，并無法保證該商標(biāo)標(biāo)樣符合作品的構(gòu)成要件。

　　具體而言，判斷商標(biāo)能否構(gòu)成作品，需判斷該商標(biāo)標(biāo)樣是否具有“獨(dú)創(chuàng)性”，也即該標(biāo)樣設(shè)計需為作者獨(dú)立創(chuàng)作，且標(biāo)樣設(shè)計應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)作者一定高度的創(chuàng)造性，體現(xiàn)作者的取舍、安排和設(shè)計。在布魯可公司訴橙奧公司商業(yè)標(biāo)識著作權(quán)侵權(quán)案【1】中，雖然布魯可公司分別于2016年將“ ”圖案申請注冊為商標(biāo)，2018年將“ ”圖案登記為美術(shù)作品，2020年將“ ”“ ”圖案登記為美術(shù)作品。上海知識產(chǎn)權(quán)法院在二審中認(rèn)為，原告布魯可公司主張權(quán)利的葡萄頭圖案不屬于著作權(quán)法保護(hù)的美術(shù)作品。《商標(biāo)法》中所保護(hù)的商業(yè)標(biāo)識與《著作權(quán)法》中所保護(hù)的作品存在顯著差異。商業(yè)標(biāo)識的設(shè)計旨在區(qū)分商品來源，給消費(fèi)者留下較為深刻商業(yè)印象。《商標(biāo)法》對商標(biāo)標(biāo)識進(jìn)行保護(hù)，其立法目的在于保護(hù)企業(yè)通過商標(biāo)積累的商業(yè)信譽(yù)以及消費(fèi)者基于商標(biāo)產(chǎn)生的信賴?yán)?。然而《著作?quán)法》的宗旨在于鼓勵作品的創(chuàng)作與傳播，僅有存在一定文學(xué)、藝術(shù)價值的作品才值得激勵，因而《著作權(quán)法》對作品提出了“獨(dú)創(chuàng)性”的要求。

　　商業(yè)標(biāo)識是否構(gòu)成著作權(quán)法中的作品，應(yīng)當(dāng)著重審查該標(biāo)識的審美和藝術(shù)價值。由于需要滿足一般消費(fèi)者識讀易記的要求，商標(biāo)通常由簡短字符構(gòu)成。此類簡短字符為了滿足商標(biāo)顯著性的要求，又多采用臆造詞匯，不具有固定含義。然而，無論是臆造詞匯還是過于簡短的文字構(gòu)成，均無法完整表達(dá)出作者的思想，體現(xiàn)作者的創(chuàng)造性，因而無法認(rèn)定為作品?？v使較多知名的小說或其中人物名稱為大眾所熟知，如“鬼吹燈”、“戰(zhàn)狼”等，該名稱本身并無法構(gòu)成著作權(quán)法中的作品，此類作品及人物名稱仍需通過注冊商標(biāo)或反不正當(dāng)競爭法進(jìn)行保護(hù)。

　　部分商標(biāo)往往會在字體、字形上進(jìn)行一定程度的設(shè)計，單個字體在《著作權(quán)法》中主要通過美術(shù)作品進(jìn)行保護(hù)，字庫則往往通過計算機(jī)軟件的方式進(jìn)行保護(hù)。在已決的案件中，法院認(rèn)可了“倩字體”、“熊貓體”、“銳諧體”、“葉友根毛筆行書字體”、“漢儀秀英體”、“向佳紅毛筆行書字體”具有獨(dú)創(chuàng)性，構(gòu)成美術(shù)作品。正如法院在“漢儀訴青蛙王子案”【2】中所論，“涉案的秀英體字庫中的單字若要成為受著作權(quán)法保護(hù)的美術(shù)作品，必須具有獨(dú)創(chuàng)性，并能以某種有形形式復(fù)制，且屬于具有審美意義的平面造型藝術(shù)”，“對于字庫中的單字是否具有獨(dú)創(chuàng)性的判斷應(yīng)當(dāng)把握以下幾點(diǎn)：首先，應(yīng)遵循美術(shù)字藝術(shù)創(chuàng)作的規(guī)律，根據(jù)漢字的筆畫特征、筆畫數(shù)量、結(jié)構(gòu)等特點(diǎn)進(jìn)行考量；其次是將單字體現(xiàn)的藝術(shù)風(fēng)格、特點(diǎn)與公知領(lǐng)域的其他美術(shù)字書體進(jìn)行對比，看是否具有明顯的特點(diǎn)或一定的創(chuàng)作高度；第三，是書體字庫中的單字與字庫中其他相近書體中的相同單字進(jìn)行對比，單字是否具有明顯的特點(diǎn)或一定的創(chuàng)作高度”。因而，依據(jù)法院的判斷標(biāo)準(zhǔn)可以發(fā)現(xiàn)，對于字體能否構(gòu)成著作權(quán)法中的作品，法院對于獨(dú)創(chuàng)性的判斷采取了較高的判斷標(biāo)準(zhǔn)。由于《著作權(quán)法》保護(hù)的是表現(xiàn)創(chuàng)意的外在表達(dá)，因而過于簡單、缺乏一定美感和藝術(shù)價值的商業(yè)標(biāo)識通常無法作為作品進(jìn)行保護(hù)。

　　二、商標(biāo)近似與作品抄襲的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　在具體案例中，在先商標(biāo)權(quán)利人往往主張對方所申請的標(biāo)樣或文字與其作品相同或類似，然而商標(biāo)近似的判斷標(biāo)準(zhǔn)與作品侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)并不完全相同。商標(biāo)近似判斷需要以商標(biāo)的構(gòu)成要素（形、音、義）為中心，整體比對和主要部分比對相結(jié)合的方式判斷二者是否構(gòu)成近似。然而，在作品侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)中主要采用“接觸+實質(zhì)性相似”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，也即作侵權(quán)人首先需要有接觸作品的可能，其次在進(jìn)行“實質(zhì)性相似”比對的過程中，應(yīng)當(dāng)排除思想、公有領(lǐng)域的知識成果以及非獨(dú)創(chuàng)性（如有限的表達(dá)、慣用的場景）的表達(dá)。

　　因此，當(dāng)對方所申請的標(biāo)識與在先版權(quán)相同或近似時，在各國商標(biāo)法的異議及無效程序的法律規(guī)定中，“惡意”往往構(gòu)成無效或異議的法律基礎(chǔ)，如《歐盟商標(biāo)保護(hù)條例》第59條第1款（b）項規(guī)定，“申請人提交商標(biāo)申請時存在惡意”。此時，在先版權(quán)的取得時間即成為了一個較為關(guān)鍵的要素，然而由于版權(quán)往往自創(chuàng)作之日起自動產(chǎn)生，無需授權(quán)，因此證明版權(quán)取得的時間往往需要權(quán)利人提供創(chuàng)作手稿、著作權(quán)許可合同、版權(quán)登記等材料證明作品最早的創(chuàng)作時間。若能提供相應(yīng)證據(jù)證明權(quán)利人作品的創(chuàng)作時間早于對方商標(biāo)的申請日，即完成了著作權(quán)侵權(quán)中“接觸”這一要件的證明，但此時尚未完成《商標(biāo)法》中“惡意”的認(rèn)定。構(gòu)成《商標(biāo)法》中“惡意”還需要證明申請人在申請日前構(gòu)成“明知”或“應(yīng)知”，也即權(quán)利人可以提供證據(jù)證明其所享有的在先標(biāo)識具有一定的知名度、為大眾所知，或權(quán)利人有直接證據(jù)可以證明對方知曉權(quán)利人商標(biāo)的存在，如雙方郵件往來、經(jīng)銷商協(xié)議等。與《商標(biāo)法》中“惡意”的證明要求不同，《著作權(quán)法》中對于“接觸”的認(rèn)定往往采用推定的認(rèn)定方式，二者在舉證責(zé)任的分配上有所區(qū)別。具體而言，若原告發(fā)表的時間早于被告，再結(jié)合發(fā)表的平臺、作品的知名度、宣傳情況等因素即能推定存在較高的接觸可能，不要求原告證明被告實際接觸了權(quán)利作品，而由被告證明自己有無接觸原告作品的可能性或被告作品是獨(dú)立完成。然而，商標(biāo)無效和異議程序中“惡意”的證明則往往對權(quán)利人所提供的證據(jù)具有較高的證明要求。

　　在后續(xù)的近似比對中，應(yīng)該適用商標(biāo)近似的比對標(biāo)準(zhǔn)還是著作權(quán)侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)呢？對此，筆者認(rèn)為商標(biāo)異議以及無效宣告程序中，各國法律法規(guī)中規(guī)定版權(quán)可以作為異議或無效宣告依據(jù)的原因，在于確保在先商標(biāo)申請過程中，防止出現(xiàn)侵害他人權(quán)利的行為。因此，在進(jìn)行標(biāo)識與在先作品比對時應(yīng)當(dāng)適用版權(quán)侵權(quán)的比對標(biāo)準(zhǔn)，也即“接觸+實質(zhì)性相似”，而非商標(biāo)近似的比對標(biāo)準(zhǔn)。目前，《著作權(quán)法》對實質(zhì)性相似的標(biāo)準(zhǔn)沒有明確規(guī)定，主要有整體比對法和抽象分離法。其中整體比對法從作品整體的主要特征、核心內(nèi)容等方面分析二者的相似程度，而并不對其中的創(chuàng)作元素進(jìn)行拆解分析，與《商標(biāo)法》中的整體比對類似，該種比對方法多用于對圖形作品、美術(shù)作品、攝影作品等作品類型。抽象分類法，即抽離思想、公有領(lǐng)域內(nèi)的表達(dá)，對剩余的表達(dá)元素進(jìn)行比對，多用于文字作品、視聽作品、計算機(jī)軟件等作品類型。【3】

　　在商標(biāo)異議和無效宣告程序中，以版權(quán)作為在先權(quán)利進(jìn)行保護(hù)的重要性不容忽視。各國商標(biāo)法通過允許版權(quán)作為商標(biāo)異議或無效宣告的依據(jù)，旨在確保商標(biāo)申請過程中對他人在先權(quán)利的尊重。版權(quán)的獨(dú)創(chuàng)性和商標(biāo)的顯著性在某些方面存在差異，但兩者之間的協(xié)調(diào)判斷機(jī)制使得法律保護(hù)更加完善。在未來，申請人和商標(biāo)權(quán)利人應(yīng)更加關(guān)注版權(quán)保護(hù)和商標(biāo)申請之間的關(guān)系，以確保自身權(quán)利得到有效保障，同時避免侵害他人在先的合法權(quán)益。

　　注釋：

　　【1】（2022）滬73民終192號民事判決書，布魯可公司訴橙奧公司商業(yè)標(biāo)識著作權(quán)侵權(quán)案。

　　【2】江蘇省高級人民法院(2012)蘇知民終字第0161號民事判決書，漢儀訴青蛙王子案。

　　【3】吳大成、王茜：《著作權(quán)侵權(quán)案件的審理思路》，https://mp.weixin.qq.com/s/qzsiJ0g0gOjQYRMfBRIy2w。